Federal Circuit Review - May 2017 - 2017年5月联邦巡回上诉法院摘要
联邦巡回法院维持专利审判与上诉委员会(PTAB)和地方法院的不同专利无效判决结果
在Novartis AG 诉 Noven Pharmaceuticals Inc.一案（上诉案件编号：2016-1678、2016-1679）中，联邦巡回法院认为：之前关于专利权利要求有效的司法意见对专利审判与上诉委员会随后进行的程序没有约束力。
上诉人就专利审判与上诉委员会在多方复审（IPR）程序中的最终书面裁决提起上诉，裁定上诉人的权利要求明显超越了现有技术的范畴。上诉人辩称专利审判与上诉委员会的裁定得出与之前联邦地方法院诉讼判决不同的结论，这完全不合法，尽管双方针对的是“同样”的论据和“同样”的证据，但最终得出的结论是同样的权利要求具有非显而易见性。
联邦巡回法院从事实和法律两个方面驳回了上诉人的辩解。以前的程序并没有和专利审判与上诉委员会分享“同样”的记录，因为额外的现有技术和声明没有提交给专利审判与上诉委员会，在以前的诉讼中也没有予以考虑。除了依靠没有相似之处的记录，联邦巡回法院还驳回了上诉人作为法律问题提出的论据。在多方重审程序中，申诉人必须通过证据优势证明专利无效，而对地方法院诉讼结果提出异议者，必须通过清晰、有说服力的证据证明专利无效。因此，联邦巡回法院推理认为：由于举证责任不同，“专利审判与上诉委员会可以根据同样的证据得出不同的结论”。
联邦巡回法院还重审了专利审判与上诉委员会关于显而易见性的裁定，并维持了专利审判与上诉委员会的裁决。
在Core Wireless Licensing S.a.r.l. 诉 Apple Inc.一案（上诉案件编号：2015-2037）中，联邦巡回法院维持了一项得到权利要求书语言和权利要求说明书支持的权利要求解释。
核心无线公司（Core Wireless）控告苹果公司专利侵权，陪审团经过审理发现苹果公司并不侵权。核心无线公司提议就一项涉及一种供移动基站选择信道上传数据包到网络的方法的权利要求，依照法律做出判决。核心无线公司辩称，法院对“比较方法”限制的解释并不要求移动基站具有做出选择上行信道决定的能力。地方法院发布了不同意见，认为：“比较方法”确实要求移动基站能够执行“信道选择”。
联邦巡回法院维持了地方法院的解释判决。法院指出，提出所要求保护的发明的核心就是让移动基站能够做出信道选择的决定。法院裁定，包括发明摘要、发明内容和各个实施方案在内的专利说明书描述了一种在移动基站做出信道选择决定的结构。法院还裁定，“比较方法”限制的作用是为了信道选择而比较各个值，因此，对应结构必须能够做出信道选择。
在RecogniCorp, LLC 诉 Nintendo Co., Ltd.一案（上诉案件编号：2016-1499）中，联邦巡回法院维持了采用数学公式编码/解码图像数据的专利权利要求不具有专利适格性的判决，因为权利要求涉及抽象的创意，而没有发明概念。
待裁决的专利涉及一种采用数学公式编码/解码图像数据，以实现更高效数据传输的方法。联邦巡回法院维持了地方法院的裁定，认为根据美国法典第35篇第101章，权利要求涉及不具有专利适格性的主题。通过分析Alice案的第一步，法院认为权利要求涉及抽象的创意。权利要求由两个抽象创意，即数学和图像数据的标准编码/解码，组合而成。法院解释，在一个抽象创意上增加另一个抽象创意并未产生可专利适格性的主题。
通过分析Alice案的第二步，法院认为权利要求缺乏发明性概念，即，将来自抽象创意的权利要求转换为一个可具有专利适格性的申请。法院推理认为，权利要求只是采用数学方法，将一种数据形式转换为另一种数据形式。此外，专利申请人未能提出对图像编码/解码权利要求的特定申请；权利要求甚至不需要计算机，可以通过语言或者使用一部电话实现。
