Applicant Successfully Avoids Fraud Claim by Consenting to Judgment on Abandonment Claim In a precedential opinion, the Trademark Trial and Appeal Board granted the Applicant’s motion for entry of judgment…

Defendant Bears Burden of Proof in Declaratory Judgment Case In Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Venture, LLC, Appeal No. 12-1128, the Supreme Court reversed the Federal Circuit’s determination that the…

The District Court Finds the TTAB Erred in Refusing to Register INTELLIGENT QUARTZ for Watches The USPTO refused an application by Timex to register the mark INTELLIGENT QUARTZ for watches on the basis…

Reckless Conduct Required for Attorneys’ Fees Award In Kilopass Technology, Inc. v. Sidense Corp., Appeal No.13-1193, the Federal Circuit vacated and remanded a denial of a motion seeking an award…

弁護士報酬の賠償を認めるには未必の故意による行為があったことの証明が必要とされたケース Federal Circuitは、KILOPASS TECHNOLOGY, INC. v. SIDENSE CORP. (Appeal No.13-1193)において、弁護士報酬の賠償を求める申立てを却下した地裁判決を取り消し、事件を地裁に差し戻した。 Kilopassは、特許侵害を理由にSidenseを提訴していた。地裁は、Sidense側に侵害なしとする略式判決を与えた。Federal Circuitもこの判決を支持した。Sidenseは、本上訴が係属中に、特許法第285条に基づく弁護士報酬の賠償を求める申立てを地裁に提出したが、地裁はこの申立てを却下した。 Sidenseは地裁の申立て却下を不服として上訴した。  上訴における争点の一つは、主観的な不誠実性の立証について地裁が課した立証責任が過大であったか否かであった。地裁が依拠した判例は、「特許権者の主張には客観的根拠が一切なく、原告も実際にこのことを承知している」ことを要求した、MarcTec, LLC v. Johnson & Johnson, 664 F.3d 907, 916 (Fed. Cir. 2012) であった。Federal Circuitは、地裁が誤りを犯し、被告が285条分析の主観性要件を充足するには、未必の故意による行為があったことを証明しさえすればよいと判断した。同様に、Federal Circuitは、地裁が285条の主観性要件について分析した際に、主観的誠実性にしか注意を向けなかったことによって誤りを犯したと判断した。Federal Circuitは、客観的証拠が主観的誠実性に優越することは判例法により十分に確立されていると述べた。したがって、Federal…

地裁判決：TTABによる腕時計用商標「INTELLIGENT QUARTZ」の登録拒絶は誤り USPTOは、Timex社による腕時計用の商標「INTELLIGENT QUARTZ」の登録出願を、単に記述的として拒絶した。TTAB(商標審判部)への上訴審判でも、腕時計に使用する場合の「INTELLIGENT QUARTZ」は記述的商標に過ぎないという確認審決が出された。しかし、TTABには、Timex製の腕時計にはコンピューターチップで制御されるクォーツ（水晶振動子）が構成部品の一部として実際に使われているとの認識があり、この認識を審決の鍵としていたのだが、これは誤った認識であった。 Timex社は、連邦巡回控訴裁判所に上訴するのではなく、連邦地裁に新たな訴訟を提起した。同地裁は、TTABの審決は提出された証拠と矛盾していると判断した。特に地裁は、その証拠がTimex製の腕時計の水晶振動子はコンピューターチップで制御されていないことを明白に証明していると判断した。よって、地裁は、「『INTELLIGENT（自動制御ができる）』は、Timex社のINTELLIGENT QUARTZ腕時計の構成部品である『QUARTZ』(水晶振動子）を記述していない」という判断を示した。 地裁はまた、「想像性」基準あるいは「競争上の必要」基準に照らして「INTELLIGENT QUARTZ」が単に記述的であるかを判定するため、両当事者が新たに提出した証拠も検討した。その結果、地裁は、本件商標は商品の素材、品質、特徴に関する直接的な印象を伝えるものではないと結論した。被告であるTTABは、自らが主張する、技術的能力を有する腕時計はすべて「自動制御力のあるクォーツ」時計と記述的に呼ばれている、という主張を裏付ける証拠を提示することができなかった。よって、地裁は、消費者が本商標を本件の商品と結び付けるには、いくらかの想像力と推理力を働かせる必要があると結論した。さらに地裁は、提出された証拠により、「『INTELLIGENT』という言葉はクォーツの性状を記述しておらず、本商標が伝える記述的情報との関連性は非常に低い。よって、競合他社が自社の商品やサービスを説明するために同語の使用を必要とする可能性は低い」という結論が裏付けられていると判断した。よって、地裁はTimex社が申し立てた略式判決を認め、TTABの審決を覆した。  Timex Group USA, Inc. v. Focarino, Commissioner of Patents, case number 1:12-cv-01080, (E.D.VA, December 2013).      「LAKOTA」はアメリカ先住民ラコタ族と間違うとし、TTABが登録拒絶を支持 TTABは、先例拘束性をもつ判決意見において、ハーブを原料とするサプリメントおよび関連商品に使用される商標「LAKOTA」につき、「LAKOTA」という言葉はアメリカ先住民であるラコタ族との関係を偽って示唆しているとし、商標法第2条(a)に従って登録拒絶査定を支持した。 第2条(a)は、個人、団体、信仰、国民的象徴との関係を偽って示唆するおそれのある要素から成る商標、またはそれらの要素を含む商標の登録を禁じている。第2条(a)にいう偽りの関係を証明するには、審査官は、当該商標が (1)以前に別の特定の個人もしくは団体によって使用されていた名称またはアイデンティティと同じであるか、極めて近似していること、(2)…

The Defendant Is Saved by the Narrow Doctrine of “Tacking”  Hana Financial (“HFI”) sued Hana Bank for trademark infringement. Both parties provide financial services. Hana Bank originally did business as…

Apple Awarded Permanent Injunction In Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Appeal No. 13-1129, the Federal Circuit vacated denial of a permanent injunction with respect to Apple’s utility patents and…

Ready To Drink Wine? Winemaker Amuse Bouche applied to register the mark “PRÊT À BOIRE,” which is French for “ready to drink.”  The Examining Attorney alleged the term is generic…

Inequitable Conduct Found Based on Rule 131 Declaration In Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp., Appeal No. 12- 1658, the Federal Circuit affirmed the district court’s judgment of unenforceability of…