最高裁が新たな不確定性判断基準を確立 連邦最高裁は、NAUTILUS, INC. v. BIOSIG INSTRUMENTS, INC. (Appeal No. 13-169) において、Federal Circuitの確定性判断基準が緩やかすぎることを理由に、一審の略式判決を破棄したFederal Circuitの判決を取り消し、事件を差し戻した。 Biosig社は、Nautilus社のエクササイズマシンが同社の特許を侵害したと主張し、特許侵害訴訟を提起していた。Biosig社の特許は「互いに間隔をあけて (中略) 設置されている」「活性」電極と「共通」電極を含む心拍数モニターをクレームしている。地裁は、「互いに間隔をあけて」というクレーム文言が特許法112条第2段落の確定性要件を満たしていないことに基づき、略式判決を求めたNautilus社の申立てを認めた。Federal Circuitは、特許クレームは「解釈しやすい」ものであり「解釈不能に曖昧」でない限り確定性の基準を満たすと認定し、地裁判決を覆して事件を差し戻した。  最高裁は、Federal Circuitの基準は特許法の確定性要件を満たしておらず、裁判所が信頼できる指針が不在のままになるおそれがあると判断した。最高裁は、特許は、そのクレームが明細書および出願経過を踏まえて読んでも発明の範囲について合理的な確証がもてる情報を当業者に提供しない場合には、不確定性により無効である、と判断した。最高裁は、この基準は、言語の本質的限界を考慮に入れるだけでなく、特許はクレームの対象を明確に伝えられるよう十分明確に書かれていなければならないことを要求してもいると強調した。よって前判決を取り消し、適切な基準に基づいて再検討させるために事件をFederal Circuitに差し戻した。     最高裁、誘発侵害が成立するには直接侵害がなければならないと裁定 最高裁は、LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC….

地裁が好ましい実施態様に合わせてクレームを不適切に限定したと判断された事例 Federal Circuitは、GE LIGHTING SOLUTIONS, LLC v. AGILIGHT, INC. (Appeal No. 13-1267) において、クレーム解釈に基づき非侵害とする略式判決の一部を覆し、一部を支持した。 GEはLED関連の特許を侵害を理由にAgiLightを提訴していた。当該のクレームには、「IDCコネクタ」、「実質的に楕円体様の内形と概して球形の外形を有する光学素子」、そして「環状のガスケット」という用語が含まれていた。クレーム解釈後、両当事者は、地裁のクレーム解釈に基づき一部の特許を非侵害とすることで合意し、地裁はその他の特許を非侵害とする略式判決を求める申立てを認めた。GEはこれを不服として上訴した。 Federal Circuitは、好ましい実施態様と従属クレームから不適切に構造的限定を持ち込んだとして、地裁の「IDCコネクタ」の解釈を覆した。IDCコネクタという用語が平易な意味で一般的に使用されている用語であることに議論の余地はなかった。明細書で開示されていた実施態様は1例のみであったが、好ましい実施態様から限定をクレームに持ち込んで解釈することは、辞書の定義とは異なる意味での言葉の使用や否認などにより特許権者がクレームをそのように限定する意図であったことを明確に示すものが内的証拠中にない限り不適切である。本件にそのような状況は存在しなかったため、Federal Circuitは地裁の判断を覆した。 また、Federal Circuitは、「実質的に楕円体様の内形」と「概して球形の外形」という用語の解釈が当事者間で異なっていたために侵害に関する事実についての真正な紛議が存在したかどうかという点に関する地裁判断も覆した。両当事者は、問題の用語の定義についても合意した。しかし、内形全体が実質的に楕円体様でなければならないのか、それとも内形の一部が実質的に楕円体様であればクレームの条件を満たすことができるのかという点について紛議が生じた。Federal Circuitは、前者が明細書で開示されている唯一の実施態様を除外することになるため、後者の解釈を採用した。同様の理由により、Federal Circuitは地裁の「概して球形の外形」という用語の解釈も覆した。     法廷に対する詐欺を理由に制裁が科された事例 Federal Circuitは、MONSANTO CO. v. E.I. DU…

IKEAの著名性も家具類と無関係な商品の商標「AKEA」の登録を阻止するには及ばず TTAB (商標審判部) は、異議申立人の商標「IKEA」と、栄養補助食品とライフスタイル関連の事柄に関する情報サービスを対象とした出願人の商標「AKEA」との間に混同が生じるおそれはないと判断したが、小売店サービスを対象としたAkeaの出願は拒絶した。 Inter IKEA Systems B.V. (以下「IKEA」) は、世界最大級の小売業者の一つであり商標「IKEA」の所有者であるIKEA Groupの子会社である。「IKEA」商標は、家具および家庭用品分野における小売店サービスの分野、第42類に分類されるレストランおよびケータリング関連のサービス、第29類および第30類に分類される各種食品、第31類に分類される植物や花、そして、第41類に分類される、家具や家庭用品の小売、人事管理、人材開発などの各種分野における教育コースやセミナーを使用の対象として登録されている。 一方、Akeaは、第5類に分類される栄養補助食品やビタミン剤をはじめ、第35類に分類される、栄養補助食品、ハーブ系サプリメント、ビタミン剤やミネラル剤を主に販売するとともに就職機会やビジネス機会の分野における助言や情報を提供する直接勧誘およびインターネットによる小売店サービス、そして第44類に分類される、栄養、食生活計画、栄養補助食品に関するライフスタイル関連の事柄に関する助言の提供を使用の対象とする商標「AKEA」の登録を出願した。 IKEAは、混同と希釈化のおそれがあることを理由に、Akeaの出願に対し異議を申し立てた。 TTABは、混同のおそれの有無を判断するにあたり、IKEAの商標が著名性を得ているのは同社の食品やレストランサービスではなく同社の小売店サービスのみであると認定した。TTABは、2つの商標は外見も商取引上与える印象も類似しているが、相互に関連のある商品とサービスは、IKEAの「人材開発」分野における小売サービスおよび教育コースやセミナーと、Akeaの「就職機会やビジネス機会の分野における助言や情報の提供」のみであると判断した。 TTABは、Akeaの栄養補助食品やビタミン剤がIKEAの商品と同じ販売経路を通じて提供されていることをIKEAが証明できなかったと判断した。さらに、TTABは、Akeaの栄養補助食品と助言サービスを購入した顧客は自分が摂取するものに気をつけていることが多く、また、商品が安価ではないことから、顧客は購入を決定する際に少なくとも適度の注意を払っているであろうと判断した。これらの要因を比較衡量し、TTABは「AKEA」と「IKEA」の混同が生じるおそれを第35類に分類される小売サービスと助言サービスについてのみ認定し、よって、第35類に属する一切のサービスについて「AKEA」商標の登録を拒否した。 TTABは、「IKEA」商標が現在著名であることについては同意したが、Akeaの商標出願日より前に「IKEA」商標が著名性と識別性を獲得していたことをIKEAが証明できなかったため、IKEAの希釈化に関する主張は退けた。  Inter IKEA Systems, B.V. v. Akea, LLC, Opposition No 91196527 (TTAB May 2, 2014)…

地裁が好ましい実施態様に合わせてクレームを不適切に限定したと判断された事例 Federal Circuitは、GE LIGHTING SOLUTIONS, LLC v. AGILIGHT, INC. (Appeal No. 13-1267) において、クレーム解釈に基づき非侵害とする略式判決の一部を覆し、一部を支持した。 GEはLED関連の特許を侵害を理由にAgiLightを提訴していた。当該のクレームには、「IDCコネクタ」、「実質的に楕円体様の内形と概して球形の外形を有する光学素子」、そして「環状のガスケット」という用語が含まれていた。クレーム解釈後、両当事者は、地裁のクレーム解釈に基づき一部の特許を非侵害とすることで合意し、地裁はその他の特許を非侵害とする略式判決を求める申立てを認めた。GEはこれを不服として上訴した。 Federal Circuitは、好ましい実施態様と従属クレームから不適切に構造的限定を持ち込んだとして、地裁の「IDCコネクタ」の解釈を覆した。IDCコネクタという用語が平易な意味で一般的に使用されている用語であることに議論の余地はなかった。明細書で開示されていた実施態様は1例のみであったが、好ましい実施態様から限定をクレームに持ち込んで解釈することは、辞書の定義とは異なる意味での言葉の使用や否認などにより特許権者がクレームをそのように限定する意図であったことを明確に示すものが内的証拠中にない限り不適切である。本件にそのような状況は存在しなかったため、Federal Circuitは地裁の判断を覆した。 また、Federal Circuitは、「実質的に楕円体様の内形」と「概して球形の外形」という用語の解釈が当事者間で異なっていたために侵害に関する事実についての真正な紛議が存在したかどうかという点に関する地裁判断も覆した。両当事者は、問題の用語の定義についても合意した。しかし、内形全体が実質的に楕円体様でなければならないのか、それとも内形の一部が実質的に楕円体様であればクレームの条件を満たすことができるのかという点について紛議が生じた。Federal Circuitは、前者が明細書で開示されている唯一の実施態様を除外することになるため、後者の解釈を採用した。同様の理由により、Federal Circuitは地裁の「概して球形の外形」という用語の解釈も覆した。     法廷に対する詐欺を理由に制裁が科された事例 Federal Circuitは、MONSANTO CO. v. E.I. DU…

Ikea’s Fame Insufficient to Prevent Akea’s Registration for Unrelated Goods The Trademark Trial and Appeal Board held there was no likelihood of confusion between Opposer’s IKEA mark and Applicant’s AKEA…

District Court Improperly Limited Claim To Preferred Embodiment In GE LIGHTING SOLUTIONS, LLC v. AGILIGHT, INC., Appeal No. 13-1267, the Federal Circuit reversed in part and affirmed in part summary…

TTAB Cancels Registration for a Mark Found to Misrepresent Source of the Goods Bayer, the maker of ALEVE brand naproxen sodium pain reliever in the U.S., sells the same product…

弁護士費用を認める基準が高すぎる  OCTANE FITNESS, LLC v. ICON HEALTH & FITNESS, INC., Appeal No. 12-1184において最高裁は、米国特許法285条に基づいて弁護士費用を否定した地裁の判決を維持したFederal Circuitの判断を破棄し、差し戻した。 Icon社は特許侵害を理由としてOctane社を訴えた。地裁がOctane社に非侵害の略式判決を認めた後、Octane社は285条にに基づく弁護士費用の認定を求めて申立を行った。Federal CircuitはBrooks Furniture Manufacturing, Inc. v. Dutailier International, Inc., 393 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2005)のフレームワークを適用し、Octane社の申立てを認めなかった。 Brooks事件によると、事件は次の2つの状況下でのみ285条により「例外的」であるとみなされる、つまり(1)…

Standard For Obtaining Attorney’s Fees Too High In OCTANE FITNESS, LLC v. ICON HEALTH & FITNESS, INC., Appeal No. 12-1184, the Supreme Court reversed and remanded the Federal Circuit’s affirmance…

TTAB、商品の出所を偽って表示する商標の登録を取り消す ALEVEブランドのナプロキセンナトリウム鎮痛剤を米国で製造するBayer社は、メキシコで同じ商品をFLANAXという商標の下で販売している。Bayer社は米国でもFLANAXという商標を使うものの、米国での商標登録出願または商標登録は行なっていない。Bayer社がメキシコでFLANAXを販売し始めてから数年後、Belmora社は米国でFLANAX商品の販売を開始し、2005年に米国でFLANAXの商標登録を取得した。Bayer社は複数の理由に基づき、Belmora LLCによるFLANAXの米国商標登録の取り消しを求めてTTAB（商標審判部）に異議を申し立てた。その結果、Belmora社が商標法第14条(3)に違反して商品の出所について虚偽表示をしたことを理由に取り消しが認められた。 これに対してBelmora社は、Bayer社がFLANAXという商標を米国で使用していないため当事者適格を欠くとして争った。TTABは、Bayer社が自社のメキシコでのFLANAXの商標を保護する利益を持つことを説明することにより当事者適格のあることを証明したこと、またBelmora社が自社の商品がBayer社に関わりがあると示唆する形で商標を使っている場合、Bayer社はその評判を管理する能力を失い、損害を被ると判断した。 出所の虚偽表示を明らかにするため、Bayer社は「被申立人が申立人の善意と評判を利用して商標をあからさまに不正使用したこと」を立証しなければならなかった。TTABはその証拠がBelmora社の出所の虚偽表示を「容易に立証する」と判断した。 TTABは、Bayer社のFLANAXがメキシコで最もよく売れている鎮痛剤であり、Belmora社は自社が米国でその商標を採用したときにBayer社がメキシコでFLANAXという名称を使用していることに気づいていたとする十分な証拠を認定した。TTABはまた、Belmora社の所有者が宣誓証言を行なう前に証拠を捏造し、その証拠と商標の採用について虚偽の証言をしたと判断した。 さらにTTABは、Belmora社がBayer社のFLANAXロゴを下にあるようなパッケージングで模倣してメキシコで使用したことも認定した。     最後にTTABは、FLANAXを売り出す際にBelmora社は、次のテレマーケティング文句のような表現を使って[Bayer社の]FLANAXという商標への評判を喚起させた。「私はBelmora LLCの者です。当社はアメリカでFLANAXを製造しています。FLANAXはメキシコ、中央アメリカ[原文のまま]そして南アメリカでの売上が高いことから、ラテンアメリカ市場でとてもよく知られた商品です。」 Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, Cancellation No. 92047741 (TTAB April 17, 2014) [先例拘束性をもつ]     現行の状態と現行の所有者を提出しなかったことを理由に異議申し立てが棄却される Sterling…