TTAB、商品の出所を偽って表示する商標の登録を取り消す ALEVEブランドのナプロキセンナトリウム鎮痛剤を米国で製造するBayer社は、メキシコで同じ商品をFLANAXという商標の下で販売している。Bayer社は米国でもFLANAXという商標を使うものの、米国での商標登録出願または商標登録は行なっていない。Bayer社がメキシコでFLANAXを販売し始めてから数年後、Belmora社は米国でFLANAX商品の販売を開始し、2005年に米国でFLANAXの商標登録を取得した。Bayer社は複数の理由に基づき、Belmora LLCによるFLANAXの米国商標登録の取り消しを求めてTTAB（商標審判部）に異議を申し立てた。その結果、Belmora社が商標法第14条(3)に違反して商品の出所について虚偽表示をしたことを理由に取り消しが認められた。 これに対してBelmora社は、Bayer社がFLANAXという商標を米国で使用していないため当事者適格を欠くとして争った。TTABは、Bayer社が自社のメキシコでのFLANAXの商標を保護する利益を持つことを説明することにより当事者適格のあることを証明したこと、またBelmora社が自社の商品がBayer社に関わりがあると示唆する形で商標を使っている場合、Bayer社はその評判を管理する能力を失い、損害を被ると判断した。 出所の虚偽表示を明らかにするため、Bayer社は「被申立人が申立人の善意と評判を利用して商標をあからさまに不正使用したこと」を立証しなければならなかった。TTABはその証拠がBelmora社の出所の虚偽表示を「容易に立証する」と判断した。 TTABは、Bayer社のFLANAXがメキシコで最もよく売れている鎮痛剤であり、Belmora社は自社が米国でその商標を採用したときにBayer社がメキシコでFLANAXという名称を使用していることに気づいていたとする十分な証拠を認定した。TTABはまた、Belmora社の所有者が宣誓証言を行なう前に証拠を捏造し、その証拠と商標の採用について虚偽の証言をしたと判断した。 さらにTTABは、Belmora社がBayer社のFLANAXロゴを下にあるようなパッケージングで模倣してメキシコで使用したことも認定した。     最後にTTABは、FLANAXを売り出す際にBelmora社は、次のテレマーケティング文句のような表現を使って[Bayer社の]FLANAXという商標への評判を喚起させた。「私はBelmora LLCの者です。当社はアメリカでFLANAXを製造しています。FLANAXはメキシコ、中央アメリカ[原文のまま]そして南アメリカでの売上が高いことから、ラテンアメリカ市場でとてもよく知られた商品です。」 Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, Cancellation No. 92047741 (TTAB April 17, 2014) [先例拘束性をもつ]     現行の状態と現行の所有者を提出しなかったことを理由に異議申し立てが棄却される Sterling…

Federal Circuitは、STONEEAGLE SERVICES, INC. v. GILLMAN （Appeal No. 13-1248) において、確認判決を取り消し、事物管轄権の欠如を理由に却下せよという指示とともに事件を地裁に差し戻した。 StoneEagleとGillmanは、StoneEagleの自動車電子決済システムを医療費請求の処理に利用できるよう改変するため協力関係にあった。StoneEagleは当該の医療費請求システムに関する特許を出願し、出願書にはStoneEagleの所有者を単独発明者として記載した。紛争中、Gillmanはこの特許が「自分の特許」であり自分が「出願を執筆した」と主張しており、これはGillmanが特許出願書の作成を手伝ったことを指しているらしい。StoneEagleは、同社の所有者が単独発明者であり特許の所有者であるという確認判決を求める訴訟を提起し、営業秘密の横領に関する州法に基づき仮差止命令を請求した。地裁は仮差止命令を発した。その後、StoneEagleはGillmanが仮差止命令に違反したと主張し、裁判所侮辱の認定を求める申立てを行った。地裁は、この裁判所侮辱の認定を求める申立てを却下し、仮差止命令を変更した。Gillmanは地裁の釈明命令を不服として上訴した。 Federal Circuitは、特許の所有権者の判定は州法によって扱われるべき問題であるため、連邦問題は生じないという見解を示した。発明者適格の問題は連邦問題であるが、Federal Circuitは、確認判決法と憲法第3条が司法権発動の要件としている現実の争訟に基づく事件をStoneEagleが申し立てていなかったと判断した。StoneEagleは、Gillmanが特許を発明したと主張したのではなく、特許出願を「執筆した」あるいは「書いた」と主張したと申し立てただけであった。 よって、Federal Circuitは、地裁には確認判決請求に対する事物管轄権がなかったと認定し、地裁判決を取り消して却下の指示とともに事件を差し戻した。     Federal Circuitは、VEDERI, LLC v. GOOGLE, INC. (Appeal No. 13-1057) において、地裁のクレーム解釈と非侵害認定を覆し、再審理させるために事件を地裁に差し戻した。 Vederiは、Googleのストリートビューが、車載カメラで撮影した画像の組み合わせによる合成画像の作成に関する複数の特許を侵害していると申し立てた。権利主張されているクレームはいずれも「地理的領域内の物体の像を捉えた画像であって、前記の像が前記地理的領域の前記物体の実質的立面像 (substantially…

Inventor Cannot Use Declaratory Judgment Jurisdiction In StoneEagle Services, Inc. v. Gillman, Appeal No. 13-1248, the Federal Circuit vacated a declaratory judgment and remanded with instructions to dismiss based on…

Battle of the Miners The University of Texas at El Paso (“UTEP”) has used the nickname MINERS since at least 1914.  UTEP, through its governing board, owns several registrations for…

「マイナーズ」紛争 テキサス大学エルパソ校 (以下「UTEP」) は、少なくとも1914年以来「MINERS」というニックネームを使用してきた。UTEPは理事会を通じて、同大学をはじめ野球チーム以外の同大学のスポーツチームに関連する商品やサービスに使用するための「MINERS」という商標とロゴに関する複数の登録を所有している。   一方、プロ野球チームのサザンイリノイ・マイナーズ (以下「SIM」) も自チームを「The Miners」と呼んでいる。UTEPは、SIMがそのプロ野球チームに関連する商品やサービスに使用するための「MINERS」という文字商標と以下のロゴマークの出願に対し、異議を申し立てた。 TTABは当然のことながら両者の文字商標は同じであると判断した。UTEPの商標登録とSIMの商標出願は、第16類に属する「メディアガイド」という同一の商品を含んでいた。さらに、両者の商標登録と商標出願は第25類に属する各種の衣料品を含んでおり、唯一の違いは、SIMの商標登録では「professional baseball imprinted」の衣料品と指定されていたのに対し、UTEPの商標登録の大半では「college imprinted」の衣料品と指定されていたことであった。TTABの意見の大部分は、「college imprinted」と「professional baseball imprinted」という文言によって商品に十分な識別性が付与されたかどうかに集中していた。 TTABは最終的に、「college imprinted」と「professional baseball imprinted」という文言は、双方とも同じ「MINERS」という商標が衣料品に印刷されることを意味しているに過ぎないと判断した。係争対象となった商標登録は、いずれも販売経路に関する制限を含んでいなかった。したがってTTABは、両者の商品は同様の販売経路を通じて同様の購入者クラスに販売されるであろうと判断した。TTABは、第16類と第25類に属する商品に両商標が使用された場合には混同のおそれが生じるという結論を下した。TTABはSIMの出願をプロ野球関連のサービスについてのみ認めた。 また、TTABは、商標法18条に基づくSIMの反訴についても検討した。SIMは反訴の中で、「college imprinted」という制限を含んでいなかった1件の登録の対象品目となっていた衣料品にこの文言を追加することによって商品およびサービスを制限するなどの措置による、UTEPの登録の部分的制限を求めた。SIMが反訴で勝訴するためには、除外を求める商品やサービスについてUTEPが当該商標を使用していないこと (これは真実であった)、また、この制限を設けることによって混同のおそれがあるという判断を避けられることを証明しなければならず、そのためには「つまり、そうした制限は『商業的に意味のある』ものでなければならない」。TTABは、「college imprinted」という制限を追加しても第16類と第25類に属する商品に関しては混同を防げないであろうという判断を既に下していたため、当該の制限は商業的に意味のあるものではないと裁定した。    The Board of Regents, The University…

The Board Has Power to Restrict the Scope of a Color Registration  Covidien sought to register a mark that consists of “the color pink (Pantone PMS 806)” as applied to…

Invention Conceived Abroad Is Prior Art In Solvay, S.A. v. Honeywell International Inc., Appeal No. 12-1660, the Federal Circuit affirmed a district court’s finding that reduction to practice of an invention conceived…

外国で着想された発明は先行技術 Federal Circuitは、SOLVAY, S.A. v. HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (Appeal No. 12-1660) において、外国で着想された発明の実施化は旧特許法102条(g)(2)に基づき先行技術として認められるという地裁の認定を支持した。 Solveyは、特許侵害を理由にHoneywellを提訴していた。Honeywellは、Solvayのクレームは、クレームされている主題がロシアでロシア人の発明者によって着想され、その発明者によって未公開のロシア特許出願の中で開示されており、さらにHoneywellがこの発明をSolvayの優先権主張日より前に米国内で実施していたため無効であると反訴した。Federal Circuitは、前判決では、Honeywellは発明の着想者ではなかったため旧特許法102条(g)(2)に基づけば同項にいう「他の発明者」には該当しないと判断し、地裁の無効認定を覆していた。差戻し審において、Solvayが権利主張していたクレームは、今度は問題のロシア人発明者が発明を実施化するのに用いられた指示をHoneywellに送ることによって米国内で当該発明を行ったことになるというHoneywellの代替理論に基づき、再び102条(g)(2)に基づいて新規性が欠如していると認定された。陪審は、当該の主題に関するロシア人発明者自身の未公開のロシア特許出願は102条(g)(2)に基づく開示に相当するため、発明者は発明の放棄、秘匿、隠匿は行わなかったという評決を出した。 Solvayは無効認定を不服として上訴した。争点となったのは、ロシア人発明者の指示あるいは要請の範囲外で行われた米国内での実施化が、発明者の利益のために効力を生じ、外国で着想され米国で実施された発明が「別の発明者によって米国内で行われた」発明に相当するか否かという点であった。発明者とHoneywellは共同研究契約に基づいて活動を行っていた。 Federal Circuitは、Honeywellが米国内で発明を実施化したことは、同法の文言が示す要件を満たしていると判断した。利益帰属の原則の評価においては、Federal Circuitは、第三者の行為が発明の「不当かつ敵対的な使用」でなければ、発明者が発明の第三者による実施化から恩恵を受けると判断した。 Newman判事は反対意見を述べ、この判決は、インターフェアランスにおける同様の行為は許されていないにもかかわらず、102条(g)(2)下ではクレームの新規性を否定するために「私的な秘密の行為」、つまり外国の特許庁に出願されてはいるが未公開の外国発明を米国内で秘密裏に評価する行為を許すことになると主張した。     クレーム無力化は均等論の適用から除外されない Federal Circuitは、RING & PINION SERVICE INC. v. ARB…

TTABには色彩商標の範囲を限定する権限がある Covidien社は、患者モニタリング装置と使用する医療用のコネクタやリード線に使用する商標として、ピンク色（パントンPMS 806）からなる商標を登録しようとした。PTOは、その商標が患者モニタリングセンサやケーブルに使用されるMasimo社の「赤色」の登録商標と混同される可能性が高いことを理由に、Covidien社の出願を拒絶した。 Covidien社は、Masimo社の商標を「[Masimo社]が市場で実際に使用している特定の赤色」に限定するように、Masimo社の登録の一部取消しまたは限定を求める請願を行った。Covidien社が請願の根拠としたのは商標法第18条であり、同条は衡平法上の救済手段として登録商標を限定する権限をTTAB（商標審判部）に与えている。 Masimo社は、Coviden社が救済が与えられ得るような請求を主張していないとして同社の請願の却下を申立てたが、TTABは、Covidien社は第18条の救済を請求するのに必要な申し立てを行っていたと判断した。特にTTABは、Covidien社の請願には、登録証に記載されている当該商標の記述がMasimo社が実際に使用している商標に固有のものではないことと、限定案によって混同の可能性があるという認定を回避し得ることが申し立てられていたため、同社の請願は十分であったと認定した。 しかしTTABは、Covidien社が提示したMasimo社の登録商標の修正案は、「使用されていると主張している色を商業用色見本システムを参照して説明しているだけであるため」、適用される要件を満たしていないと判断した。TTABはCovidien社に対し、同社が混同のおそれを生じさせないであろうと主張する修正案中に、もっと明確な記述を提示するように要求した。 Covidien LP v. Masimo Corp., Cancellation No. 92057336 (TTAB Feb. 2014) [先例となる]     Reynolds社の登録商標デザインは変更されたが商標は放棄されていないと判断 Reynolds社は、商標侵害を理由にHandi-Foil社を提訴していた。これに対しHandi-Foil社は、Reynolds社がHandi-Foil社に対して権利を主張している商標登録は放棄されているとして、それら登録の取消を図った。 Reynolds社は、1977年にアルミホイルのパッケージ・デザインについて2件の登録を取得した。同社は1997年にそれらの登録を修正し、パッケージに加えた変更を反映させた。 最初の登録 (図1)   1997年に修正された登録 (図2)  Reynolds社は2007年に、登録されているデザインにさらに変更を加えた使用見本を用いて当該登録を更新した。それらの変更には、青色とピンク色の部分を隔てる一連の銀色の曲線が含まれていた。 2007年の使用見本…

確認判決訴訟において被告が立証責任を負わされたケース 最高裁は、MEDTRONIC, INC. v. MIROWSKI FAMILY VENTURE, LLC.（Appeal No. 12-1128）において、確認判決訴訟において特許権者が被告となり侵害被疑者が非侵害判決を求めている場合には侵害事実の証明責任が侵害被疑者側に移動するというFederal Circuitの判断を覆した。 MedtronicとMirowskiは、Mirowskiへのロイヤルティの支払いと引き換えにMedtronicが特定の特許を実施することを許諾するライセンス契約を締結していた。数年後、MirowskiはMedtronicに対し、Medtronicの7つの新製品がライセンスした特許2件のクレームを侵害しているとMirowskiが考えていると通告した。Medtronicは、クレームが問題の製品を対象としていないか、当該の特許が無効であるため、自社製品は当該特許を侵害していないと考えた。よって、Medtronicは、自社製品がMirowskiの特許を侵害しておらず当該特許が無効であるという確認判決を求めて、確認判決訴訟を提起した。 地裁は、Mirowskiが侵害を主張している当事者として、侵害の事実を証明する責任を負うと判断した。非陪審審理の後、地裁はMirowskiが証明責任を果たさなかったと判断し、Medtronicの製品は特許を侵害していないという確認判決を下した。Federal Circuitはこの地裁判決を取り消し、事件を地裁に差し戻した。Federal Circuitは、ライセンスが存続していることによって特許権者による特許侵害の反訴が妨げられる場合には、非侵害および当該ライセンスに基づく間接責任の不存在を確認する確認判決を求めているライセンシー側が説得責任を負うと判断した。最高裁は裁量上訴を受理した。 最高裁は、Federal Circuitの判決を覆し、ライセンシーがライセンスを受けている特許をライセンシー製品が侵害していないことを証明するために特許権者を相手取り確認判決を求めている場合には、特許権者が侵害問題に関する説得責任を負うという判断を示した。     機能を説明する文言はクレームの限定と判断されたケース Federal Circuitは、NAZOMI COMMUNICATIONS, INC. v. NOKIA CORP. (Appeal 2013-1165) において、非侵害の略式判決を与えた地裁の判断を支持した。…