電動歯ブラシのデザインが商標と認識されていることを証明できなかったPhilips Philips社は、自社の電動歯ブラシのベースアセンブリのデザイン (以下の図を参照) を商標として登録しようとしていた。 製品デザインは本質的に識別性を有するとはみなされないが、商標法2条(f)に従い識別性を獲得していることを証明できれば登録できる場合がある。 製品デザインが識別性を獲得していることを証明するために堤出する証拠は、商品全般ではなく、出願商標中に具現化されている特定の構成の宣伝と認識に関係するものでなくてはならない。  出願人は、識別性を獲得しているという主張を裏付けるために、以下のような証拠を堤出した。 出願商標が10年以上使用されてきたという使用宣誓書  出願人が「実質的に同じ」と主張する取り消された登録に対する所有権の主張  2002年から2011年の間に米国内で7,200万個を超える出願人の商品が販売されたことを証明する証拠 出願人の商品に「適合するように設計された」出願人の競合他社の製品パッケージの見本  審査官は、製品デザインが識別性を獲得していることを出願人が証明できなかったことを理由に、登録を拒否した。TTAB (商標審判部) は審査官の査定に同意し、少なくとも以下の理由により製品デザインの登録拒絶を支持した。   第一に、TTABは、有効期限の切れた登録に依拠することを認めなかった。   第二に、TTABは出願人の売上に関する証拠が「薄弱でない」ことを認めたが、特に製品デザインに関しては売上の多さが必ずしも識別性獲得の認定につながるとは限らないと判断した。欠けていたのは、売上と当該の製品デザインを宣伝する出願人の広告との間に関係があることを示す証拠であった。製品の画像を広告に含めているだけでは、消費者がそのデザイン特徴を商標と認識していることを証明するのに十分とならない。  第三に、出願人が提出した、競合他者が替え歯ブラシを売るために当該の製品デザインを自社製品のパッケージ上に表示していることを示す証拠は、説得力に欠ける。TTABは、この証拠は、出願人のベースアセンブリのデザインを模倣しようという意図を証明するものではなく、むしろ競合他社の替え歯ブラシが出願人のベースアセンブリ製品の代替品として機能することを証明したに過ぎないと判断した。  In re Koninklijke Philips Electronics N.V., Serial No. 85092079 (T.T.A.B. September…

支持された不公正行為判決 Federal Circuitは、AMERICAN CALCAR, INC. v. AMERICAN HONDA MOTOR CO. (Appeal No. 2013-1061) において、Calcar社が不公正行為を犯したという認定を支持した。 Calcar社は、自動車用のマルチメディアシステムに関係する特許を主張していた。Honda社は、特許権者がその特許を出願権利化する過程で先行技術であるHonda製自動車のオーナーズマニュアルと写真の開示を差し控えたことから、不公正行為を理由とする特許無効の認定を求める申立てを行った。地裁は、この情報の不開示がなければ、PTOは当該の特許を付与しなかったであろうと論断し、申立ての趣旨に同意した。さらに地裁は、特許権者がこの情報が重要なものであることを知っており、その上で開示しないという故意の決定をしたため、PTOを欺く意図があったと判断した。Calcar社はこれを不服として上訴した。 Federal Circuitは地裁判決を支持した。重要性に関しては、Federal Circuitは、Calcar社が開示を差し控えた先行技術と権利主張している特許のクレームとの間の発明上の違いを地裁が考慮に入れなかった、というCalcar社の主張を退けた。しかし地裁は、唯一の違いは「システムに格納されている情報の性質」であり、また、当業者にとっては先行技術のシステムに格納されている異なる情報も含むことが自明だったであろうと判断し、この問題については答えを出していた。したがって、地裁はその重要性認定において明確な過誤は犯さなかったことになる。Federal Circuitは、同様に地裁が意図要件に関しても明確な過誤は犯さなかったと判断した。Federal Circuitは、特許権者が先行技術に関する重要な情報の一部だけを開示したことは、「その開示が故意に選択的になされたものであった場合、特許権者にそのような意図があったことを許してよいことにはならない」と判断した。特許権者には「包括的な開示を行うための十分な時間と機会があった」のだから、過失推定を裏付ける証拠はないというわけである。 Newman判事は、反対意見において、係争特許のうち1件の再審査中に、開示が差し控えられた情報は特許の適格性を判断する上で重要なものではなかったとPTOが認定しているため、重要性要件は充足されないと主張した。Newman判事はまた、意図要件が充足されたか否かについても疑義を唱え、特許権者のPTOに対するステートメントや行為からは別の推定を導き出すことができると主張し、さらに、不公正行為はなかったという陪審の助言的評決もあったことを強調した。      3億6800万ドルの損害賠償判決が無効に Federal Circuitは、VIRNETX, INC. v. CISCO SYSTEMS,…

Co-Existence Outside of the U.S. Might be Relevant to Obtaining a Permanent Injunction in U.S.  La Quinta has operated LA QUINTA hotels and motels in the United States since 1968….

Misrepresentation Regarding Prior Art Lead to Inequitable Conduct In APOTEX INC. v. UCB, INC., Appeal No. 2013-1674, the Federal Circuit affirmed a judgment of inequitable conduct. Apotex sued UCB for…

米国外での共存が米国内での本案的差止命令獲得に関わってくる可能性 La Quinta社は、1968年から米国内で「LA QUINTA」というホテルやモーテルを経営してきた。 一方、Quinta Real社は、1986年から「QUINTA REAL」という一連の高級ホテルをメキシコ国内で経営してきた。Quinta Real社は、QUINTA REALホテルを米国内で展開する計画を1994年そして2007年に再度発表したが、まだ実行に移してはいない。その間、La Quinta社はメキシコ国内で複数のLA QUINTAホテルを開業した。 La Quinta社は、米国内における「QUINTA REAL」の使用を阻止すべく、2009年にQuinta Real社を提訴した。地裁は両商標に混同のおそれがあると認定し、米国内で展開するホテルには「QUINTA REAL」を使用することを禁じる本案的差止命令を与えた。Quinta Real社はこの判決を不服とし、第9巡回区連邦控訴裁判所に上訴した。 第9巡回区連邦控訴裁は、混同のおそれがあるという地裁の認定を支持したが、本案的差止命令を与えた判決についてさらに検討させるため、事件を地裁に差し戻した。第9巡回区連邦控訴裁は、La Quinta社の方はメキシコ国内でLA QUINTAホテルを展開することが許されているのに、本案的差止命令によってQuinta Real社が米国内でQUINTA REALホテルを展開できなくなることに懸念を示した。控訴裁は、メキシコ国内での共存が決定的要素とは裁定せず、地裁が本案的差止命令を出すべきかどうかについても意見は表明しなかった。控訴裁判決はむしろ、地裁は本案的差止命令を与えることが公正かつ公平かどうかを判断するにあたって両当事者が米国外で共存している事実を検討すべきだというものであった。 La Quinta Worldwide LLC v. Q.R.T.M., S.A. de…

先行技術に関する不実表示が不公正行為と判断されるに至ったケース APOTEX INC. v. UCB, INC. (Appeal No. 2013-1674) において、Federal CircuitはApotex社が不公正行為を犯したという判決を支持した。 Apotex社は、特許侵害を理由にUCBを提訴していた。2つの侵害被疑製品は、権利主張されている特許にとって先行技術でもあった。特許権者は、当該の特許を出願権利化する過程で、出願の主題であるプロセスが侵害被疑製品のうち1つの製造において既に使用されていたことを実験によって知った。 特許権者はPTOに対し、この情報を再三にわたって不実表示した。さらに、特許権者は、他の先行技術を引用せず、実施されていない実験の結果を堤出した。地裁は、特許権者がPTOに対して不公正行為を行ったことを理由に、特許権者が主張していた特許を権利行使不能と裁定した。 Federal Circuitもこの判決を支持した。明白かつ説得力のある証拠によって、特許権者が重大な不正行為を行ったことが証明された。特許権者による積極的な事実の不実表示は、特許の発行を左右した「重要な情報」であった。Federal Circuitは、審査官が先行技術では出願人の発明と同じプロセスを使用していなかったと確信させられてから初めてクレームを許可したと判断した。明白かつ説得力のある証拠により、特許権者にPTOを欺く意図があったことも証明された。特許権者は、特許を受けようとしていたプロセスが既に存在し広く普及している薬剤を得るために使用されていたものと全く同じプロセスであったことを承知していたか、そうではないかという強い疑念を少なくとももっていたのである。     評決後のクレーム解釈は容認可能と判断されたケース Federal Circuitは、MFORMATION TECHNOLOGIES, INC. v. RESEARCH IN MOTION LTD. (Appeal No….

普通名称であり無制限に使用できると判断された「CloudTV」  ActiveVideo Networks社は、ケーブルテレビや衛星テレビのプロバイダーが加入者に提供するインタラクティブなテレビコンテンツベースのサービスに使用するために「CloudTV」という商標の登録を出願していた。  審査を担当したPTO (特許商標庁) の審査官は、この名称が普通名称であり、あるいは記述的に過ぎず識別性を獲得していないことを理由に、登録を拒否した。TTAB (商標審判部) は不服審判において審査官の拒絶査定を支持した。出願人は、「cloud」は自己の商品やサービスと合わせて考えれば多義にとれる名称であるとの証明を試みたが、TTABはこれを受入れなかった。むしろ、証拠は出願人が自己の商品やサービスを説明するのに「cloud」という名称を再三使用していたことを示していた。  出願人はまた、PTOはこれまでにコンピューターソフトウエアや関連サービスに使用される数々の類似した商標の登録を許可してきたと主張した。TTABはこれに対し、オンラインビデオストリーミング、インタラクティブテレビ、ビデオ・オン・デマンドに関連する技術革新が急速に進んだため、消費者も「cloud」のような名称を素早く取り入れるようになっていると反論した。また、かつて識別性を有していた名称が普通名称化することもあると指摘した。TTABは、「CloudTV」をインターネットに接続されたスクリーンを所有している消費に向けたビデオ・オン・デマンド・サービスによるテレビ配信に使用される普通名称であると関連需要者が認識していることを示した明確で説得力のある証拠により、PTOは証明責任を果たしたと認定した。   「CloudTV」は出願人が考案した名称であるため普通名称にはなり得ないという出願人の主張にかかわらず、TTABは、「CloudTV」が出願人の商品やサービスの「中心」または「主要な面」を指しているため、普通名称であると判断した。TTABはまた、この商標が記述的に過ぎず識別性を獲得していない、というもう片方の拒絶理由も支持した。     In re ActiveVideo Netoworks, Inc., Serial No. 77967395 (TTAB July 9, 2014) [先例となる].      TTABが発音分析を誤ったにもかかわらず「STONSHIELD 」は「ARMORSTONE 」と類似していないという判断が維持されたケース StonCor…

特許付与後のレビューで訴訟手続停止が支持されたケース Federal Circuitは、VIRTUALAGILITY INC. v. SALESFORCE.COM, INC. (Appeal No. 14-1232) において、対象となるビジネスメソッド (CBM) 特許のための暫定プログラムに従って付与後レビューが終了するまで訴訟手続停止を求める申立てを却下した地裁の決定を覆した。 SalesForce社は、VirtualAgility (以下「VA」) から提訴されてから4ヶ月後にCBMレビューを求める請願を堤出していた。SalesForce社はその直後に、米国改正特許法 (AIA) 18条(b)(1) に従い、特許審判上訴部の審決が出るまで訴訟手続停止を求める申立てを地裁に堤出した。VAはCBMの請願に異議を申し立てるとともに、自社の特許クレームについて無効判断が下された場合にそのクレームを補正する許可を求める申立てを堤出した。6ヶ月後、PTABはSalesForce社の請願を認めた。PTABの審決が出てから2ヶ月後に、地裁は被告の訴訟手続停止を求める申立てを却下した。被告はAIA18条(b)(2)に従って上訴した。 AIA18条(b)(1)は地裁に対し、訴訟手続停止を認めるか否かを判断する際に、(A) 停止またはその拒絶により、問題の争点が整理され裁判が合理化されるか、(B) ディスカバリーが完了しているか、また、裁判日が設定されているか、(C) 停止またはその拒絶により、被申立当事者が不当に不利益を与えることになるか、または申立当事者を明らかに戦術上有利にすることになるか、(D) 停止またはその拒絶により、双方の当事者と裁判所にとって訴訟の負担が軽減されるか、という4つの要因を考慮するよう指示している。 Federal Circuitは、適切なレビュー基準についての判断は下さず、訴訟手続停止を求める申立てを地裁が拒絶したことは、裁量権濫用基準に基づいても誤りであったと判断した。Federal Circuitは、権利主張されている特許のクレームが「どちらかといえば無効である可能性が高い」というPTABの審決の実体を地裁が適切に考慮しなかったと判定した。Federal Circuitは、PTABの審決が分析から除外されると、PTABによるクレーム無効判断により訴訟全体が決着し、争点が一挙に単純化されることになるため、要因 (A) と…

“CloudTV” is Held to Be Generic and Fully Available for Use  ActiveVideo Networks sought to register CLOUDTV for interactive, television content-based services offered by cable and satellite television providers to…

Post Grant Review of Patent Favors Stay of Litigation In VIRTUALAGILITY INC. v. SALESFORCE.COM, INC., Appeal No. 14-1232, the Federal Circuit reversed the district court’s denial of a motion to…