Patent Claims on Media Distribution Over Internet Not Patentable In ULTRAMERCIAL, INC. v. HULU, LLC, Appeal No. 2010-1544, the Federal Circuit affirmed a motion to dismiss under Fed. R. Civ….
Bose判決後: TTAB、詐欺を理由に登録を取り消す Nationstar社はMujahid Ahmadという人物が出願した「NATIONSTAR」の商標に異議を申し立てていた。Nationstar社 は USPTO(米国特許商標庁)に対してAhmad氏が詐欺行為を行ったと主張した。 Ahmad氏は不動産ブローカーである。彼は不動産売買の仲介、住宅ローンの仲介および保険ブローカー業務を始めとする様々なサービスに使用する「NATIONSTAR」の商標登録出願を行った。Ahmad氏はいずれの仲介サービスの提供についてもライセンスを取得していなかった。彼は出願当時、全てのサービスにおいて当該商標を使用していたと主張し、自ら出願を行った。 In re Bose Corp. (580 F.3d 1240, 91 USPQ2d 1938 (Fed. Cir. 2009))において確立されたとおり、異議申立人であるNationstar社は、Ahmad氏がUSPTOを欺く意図で自己の出願に関して故意に重大な虚偽表示を行ったことを証明しなければならなかった。さらに、明白かつ説得力のある証拠により詐欺行為を立証する必要もあった。重い立証責任を負担するNationwide社にとって幸いなことに、Ahmad氏のおかげでその負担は軽減された。 例として、出願に「不動産売買の仲介」サービスを含めていたにもかかわらず、Ahmad氏は自己が不動産ブローカーではないと明確に証言した。Ahmad氏は不動産仲介業を所有し、その社長を務めているとのことであったが、当該事業が収益を上げたかどうか把握していないと発言した。あげくの果てにAhmad氏は、会社は事業を営んだことがなく、所得税申告をしたこともないと証言した。会社が提供するサービスを宣伝するために諸種の書類を作成したとのことであったが、彼はそうした書類を見せることもできなければ、見せようともしなかった。 それどころか、彼は宣伝用に書類等を作成したことなど覚えていないと言い切った。TTABはAhmad氏のあらゆる証言の「信憑性に関する重大な懸念」を表し、最終的に、彼は出願において特定されたサービスのいずれとの関係でも、出願前に商標を商取引で使用したことはなかったと判定した。 しかしながら、Nationwide社はAhmad氏の虚偽表示が故意に、かつUSPTOを欺く意図で行われたことも立証しなければならなかった。TTABはこの立証責任を避けることはできないと指摘した。Ahmad氏が自ら出願を行った際に、記載されたサービスの全てを実際に提供していないことを認識していたことが記録により明らかになった。証言が信憑性を欠くと考えられる本件のような場合において、証拠が相当の過失の存在を示すとき、TTABは欺く意図があったと推定する。例えば、Ahmad氏は、彼の出願の中で特定されたサービスの多数は特別なライセンスを必要とするが、彼がそのライセンスを保有していなかったことを認識し、理解していたことを示した。In re Bose事件の場合とは異なり、Ahmad氏は、当該サービスを提供するために適切なライセンスを持っていないことを知りながら、自らの業界や事業活動について虚偽の陳述を行ったものと認定された。 最後に、Ahmad氏は異議申立ての審理中、自己の出願の根拠を「商取引における使用」から「使用意図」に変更した。TTABは異議申立てが提出された後は、単に出願の根拠を修正することで虚偽表示などの詐欺行為が治癒されることはあり得ないとの考えを明確にした。むしろ、詐欺行為は出願が行われた時点の陳述に基づいて判定されると指摘した。 Nationstar Mortgage LLC…
日本航空の米国連邦政府のための活動は特許侵害になり得ない IRIS CORP. v. JAPAN AIRLINES CORP., Appeal No. 2010-1051において、Federal Circuitは法律の抵触を理由に、原告の申立てを棄却する地裁の判決を支持した。 IRIS社は経歴またはバイオメトリックデータを記録するコンピューターチップを埋め込んだセキュアIDドキュメントを作成する方法に関する特許を所有する。IRIS社は、JALが搭乗者の搭乗手続きまたは搭乗に際してIRISの方法特許を採用する電子パスポートを使用したことにより、IRISの特許を侵害したと主張して、特許侵害を理由にJALを提訴した。地裁は、IRISが依拠した特許法がパスポートの確認について定める連邦法に相反することを理由に、原告の訴えの棄却を求めるJALの申立てを認めた。そのうえで地裁は、IRIS社の唯一の救済手段は合衆国政府に対して訴えを提起することである、またJALは合衆国法典第28編第4部第91章第1498条(a)に基づき特許侵害の責任を免除されている、との判断を示した。 控訴審においてFederal Circuitは、原告の訴えの棄却を求めるJALの申立てを認めた地裁の判断を支持した。Federal Circuitは、JALの活動が(1)「政府の利益のため」に行われ、かつ(2)合衆国法典第28編第4部第91章第1498条(a)に基づく「政府の許可または同意を得て」行われたことから、合衆国政府が責任を引き受けたものであると判示した。特に、JALがパスポートを調べることは偽造パスポートを発見する確立を高め、さらに政府の財源への依存を抑えるため、JALの活動は「政府の利益のため」のものであった。また、JALは特許侵害とされる活動に従事することなしには、同社が負う法律上の義務を遵守することができないため、JALの活動は「政府の許可または同意を得て」行われたと指摘した。 米国内において行われる売買交渉は侵害を引き起こすものではない HALO ELECTRONICS, INC. v. PULSE ELECTRONICS, INC., Appeal Nos. 2013-1472 & -1656において、Federal…
Post Bose: The TTAB Cancels a Registration on the Ground of Fraud Nationstar opposed an application for NATIONSTAR filed by an individual named Mujahid Ahmad. Nationstar claimed Mr. Ahmad committed…
Japan Airlines Activities For US Government Cannot Infringe In IRIS CORP. v. JAPAN AIRLINES CORP., Appeal No. 2010-1051, the Federal Circuit affirmed a decision to dismiss due to a conflict…
Philips Fails to Establish its Electric Toothbrush Design is Recognized as a Trademark Philips sought to register the base assembly design of its electric toothbrushes (shown below) as a trademark:…
Inequitable Conduct Ruling Upheld In AMERICAN CALCAR, INC. v. AMERICAN HONDA MOTOR CO., Appeal No. 2013-1061, the Federal Circuit affirmed a finding of inequitable conduct. Calcar asserted patents related to…
電動歯ブラシのデザインが商標と認識されていることを証明できなかったPhilips Philips社は、自社の電動歯ブラシのベースアセンブリのデザイン (以下の図を参照) を商標として登録しようとしていた。 製品デザインは本質的に識別性を有するとはみなされないが、商標法2条(f)に従い識別性を獲得していることを証明できれば登録できる場合がある。 製品デザインが識別性を獲得していることを証明するために堤出する証拠は、商品全般ではなく、出願商標中に具現化されている特定の構成の宣伝と認識に関係するものでなくてはならない。 出願人は、識別性を獲得しているという主張を裏付けるために、以下のような証拠を堤出した。 出願商標が10年以上使用されてきたという使用宣誓書 出願人が「実質的に同じ」と主張する取り消された登録に対する所有権の主張 2002年から2011年の間に米国内で7,200万個を超える出願人の商品が販売されたことを証明する証拠 出願人の商品に「適合するように設計された」出願人の競合他社の製品パッケージの見本 審査官は、製品デザインが識別性を獲得していることを出願人が証明できなかったことを理由に、登録を拒否した。TTAB (商標審判部) は審査官の査定に同意し、少なくとも以下の理由により製品デザインの登録拒絶を支持した。 第一に、TTABは、有効期限の切れた登録に依拠することを認めなかった。 第二に、TTABは出願人の売上に関する証拠が「薄弱でない」ことを認めたが、特に製品デザインに関しては売上の多さが必ずしも識別性獲得の認定につながるとは限らないと判断した。欠けていたのは、売上と当該の製品デザインを宣伝する出願人の広告との間に関係があることを示す証拠であった。製品の画像を広告に含めているだけでは、消費者がそのデザイン特徴を商標と認識していることを証明するのに十分とならない。 第三に、出願人が提出した、競合他者が替え歯ブラシを売るために当該の製品デザインを自社製品のパッケージ上に表示していることを示す証拠は、説得力に欠ける。TTABは、この証拠は、出願人のベースアセンブリのデザインを模倣しようという意図を証明するものではなく、むしろ競合他社の替え歯ブラシが出願人のベースアセンブリ製品の代替品として機能することを証明したに過ぎないと判断した。 In re Koninklijke Philips Electronics N.V., Serial No. 85092079 (T.T.A.B. September…
支持された不公正行為判決 Federal Circuitは、AMERICAN CALCAR, INC. v. AMERICAN HONDA MOTOR CO. (Appeal No. 2013-1061) において、Calcar社が不公正行為を犯したという認定を支持した。 Calcar社は、自動車用のマルチメディアシステムに関係する特許を主張していた。Honda社は、特許権者がその特許を出願権利化する過程で先行技術であるHonda製自動車のオーナーズマニュアルと写真の開示を差し控えたことから、不公正行為を理由とする特許無効の認定を求める申立てを行った。地裁は、この情報の不開示がなければ、PTOは当該の特許を付与しなかったであろうと論断し、申立ての趣旨に同意した。さらに地裁は、特許権者がこの情報が重要なものであることを知っており、その上で開示しないという故意の決定をしたため、PTOを欺く意図があったと判断した。Calcar社はこれを不服として上訴した。 Federal Circuitは地裁判決を支持した。重要性に関しては、Federal Circuitは、Calcar社が開示を差し控えた先行技術と権利主張している特許のクレームとの間の発明上の違いを地裁が考慮に入れなかった、というCalcar社の主張を退けた。しかし地裁は、唯一の違いは「システムに格納されている情報の性質」であり、また、当業者にとっては先行技術のシステムに格納されている異なる情報も含むことが自明だったであろうと判断し、この問題については答えを出していた。したがって、地裁はその重要性認定において明確な過誤は犯さなかったことになる。Federal Circuitは、同様に地裁が意図要件に関しても明確な過誤は犯さなかったと判断した。Federal Circuitは、特許権者が先行技術に関する重要な情報の一部だけを開示したことは、「その開示が故意に選択的になされたものであった場合、特許権者にそのような意図があったことを許してよいことにはならない」と判断した。特許権者には「包括的な開示を行うための十分な時間と機会があった」のだから、過失推定を裏付ける証拠はないというわけである。 Newman判事は、反対意見において、係争特許のうち1件の再審査中に、開示が差し控えられた情報は特許の適格性を判断する上で重要なものではなかったとPTOが認定しているため、重要性要件は充足されないと主張した。Newman判事はまた、意図要件が充足されたか否かについても疑義を唱え、特許権者のPTOに対するステートメントや行為からは別の推定を導き出すことができると主張し、さらに、不公正行為はなかったという陪審の助言的評決もあったことを強調した。 3億6800万ドルの損害賠償判決が無効に Federal Circuitは、VIRNETX, INC. v. CISCO SYSTEMS,…
Co-Existence Outside of the U.S. Might be Relevant to Obtaining a Permanent Injunction in U.S. La Quinta has operated LA QUINTA hotels and motels in the United States since 1968….
