[Electronics and audio company Sonos recently announced it will ‘forward-publish’ its patents to inspire others to ‘create differentiated product.’  JD Supra contributors with expertise in these matters: beyond inspiring innovation, what are the…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP has secured a decisive victory on behalf of its longstanding client Treasure Garden, Inc., the world’s largest manufacturer of outdoor umbrellas and shade products. …

On Tuesday, March 25, Knobbe Martens Olson & Bear LLP partners Joseph Mallon, Ph.D. and Brent Dougal will be speaking at the Intellectual Property Owners Association (IPO) Education Foundation’s PTO…

確認判決訴訟において被告が立証責任を負わされたケース 最高裁は、MEDTRONIC, INC. v. MIROWSKI FAMILY VENTURE, LLC.（Appeal No. 12-1128）において、確認判決訴訟において特許権者が被告となり侵害被疑者が非侵害判決を求めている場合には侵害事実の証明責任が侵害被疑者側に移動するというFederal Circuitの判断を覆した。 MedtronicとMirowskiは、Mirowskiへのロイヤルティの支払いと引き換えにMedtronicが特定の特許を実施することを許諾するライセンス契約を締結していた。数年後、MirowskiはMedtronicに対し、Medtronicの7つの新製品がライセンスした特許2件のクレームを侵害しているとMirowskiが考えていると通告した。Medtronicは、クレームが問題の製品を対象としていないか、当該の特許が無効であるため、自社製品は当該特許を侵害していないと考えた。よって、Medtronicは、自社製品がMirowskiの特許を侵害しておらず当該特許が無効であるという確認判決を求めて、確認判決訴訟を提起した。 地裁は、Mirowskiが侵害を主張している当事者として、侵害の事実を証明する責任を負うと判断した。非陪審審理の後、地裁はMirowskiが証明責任を果たさなかったと判断し、Medtronicの製品は特許を侵害していないという確認判決を下した。Federal Circuitはこの地裁判決を取り消し、事件を地裁に差し戻した。Federal Circuitは、ライセンスが存続していることによって特許権者による特許侵害の反訴が妨げられる場合には、非侵害および当該ライセンスに基づく間接責任の不存在を確認する確認判決を求めているライセンシー側が説得責任を負うと判断した。最高裁は裁量上訴を受理した。 最高裁は、Federal Circuitの判決を覆し、ライセンシーがライセンスを受けている特許をライセンシー製品が侵害していないことを証明するために特許権者を相手取り確認判決を求めている場合には、特許権者が侵害問題に関する説得責任を負うという判断を示した。     機能を説明する文言はクレームの限定と判断されたケース Federal Circuitは、NAZOMI COMMUNICATIONS, INC. v. NOKIA CORP. (Appeal 2013-1165) において、非侵害の略式判決を与えた地裁の判断を支持した。…

出願人 商標放棄の主張判決に同意をして詐欺の主張の判決を回避 商標登録取消し審判において、原告は出願人が商標を放棄したと訴えていたが、出願人はその原告の主張に同意し、判決として登録するようTTAB(商標審判部)に申し立てた。TTABは先例拘束性をもつ判決理由の中で、同出願人の申立てを許可した。また、TTABは原告の詐欺の訴えの裁定は拒否し、その理由として、詐欺の訴訟に対する唯一の救済は登録の取消しであるため、本件の場合、商標放棄の訴訟の判決登録が既に認められていることを挙げた。 一般的にTTABは、連邦裁判所と同様に、判決の登録および事件を処理するために必要な訴えのみを裁定している。具体的には、TTABは登録可能性の有無を判断する際、申し立てられたすべての訴えを審決する必要はない。 本件では、Multisorb Technologies社.が、商標放棄および詐欺を理由に、Pactiv Corporationの商標「ACTIVETECH」の登録取消しを求める請願を行っていた。これに対し、被告Pactiv社は商標放棄についての判決にのみ同意する申立てを提出した。そして、同社の商標放棄を理由とする判決への同意は商標登録取消しに十分であり、問題は解決となり、本審判は原告Multisorb社の詐欺の訴えの裁定を行わずに終了するべきと主張した。これに対しMultisorb社は、Pactiv社の申立てを認めれば、商標使用詐欺の訴えの判決から生じる再訴遮断効の恩恵をMultisorb社が受けられなくなると主張した。  TTABは、商標使用の詐欺について判決を出すことは次の二つの理由から不要と判断した。第一には、商標放棄についての判決が登録されることによって、当該商標の登録が取り消されることである。第二には、商標使用詐欺の訴訟について判決を出しても、Pactiv社が同じ商標の新規出願を行うことを禁じることにはならず、また、Pactiv社の新規出願に対しMultisorb社が異議申立てを行うことを請求排除の効力に基づいて禁じるものともならないことである。  Multisorb Technologies, Inc. v. Pactiv Corporation, Cancellation No. 92054730 (December 30, 2013) [先例となる]     美容サロンの商標「SHAPES」に対する異議申立てにおいて「SHAPE」誌が勝訴 TTABは、先例拘束性をもつ審決意見において、混同のおそれを理由に美容サロンに使用される商標「SHAPES」の登録阻止を求めていた「SHAPE」誌の異議申立てを認めた。  出願人であるD & D Beauty Care…

ReCor Medical, an international medical device company that has developed an innovative ultrasound therapy for patients with resistant hypertension, has achieved a decisive victory from the Delaware Supreme Court.  In…

Applicant Successfully Avoids Fraud Claim by Consenting to Judgment on Abandonment Claim In a precedential opinion, the Trademark Trial and Appeal Board granted the Applicant’s motion for entry of judgment…

Defendant Bears Burden of Proof in Declaratory Judgment Case In Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Venture, LLC, Appeal No. 12-1128, the Supreme Court reversed the Federal Circuit’s determination that the…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP has once again been ranked as one of the top trademark law firms in the nation by the World Trademark Review 1000 (WTR 1000)….

By: Susan M. Natland and Jessica C. Sganga In Hana Financial v Hana Bank (Case No 11-56678), the US Court of Appeals for the Ninth Circuit has affirmed the district…