Registration Cancelled Where Services Related to Mark Not Provided Playdom, Inc. filed a petition to cancel Couture’s mark, arguing that the registration was void because Couture did not use the…

Patent Office’s Decision To Institute IPR Not Reviewable In IN RE CUOZZO SPEED TECHNOLOGIES, LLC, the Federal Circuit held it lacks jurisdiction to review the Patent Office’s decision to institute…

先行商標を優先権主張に使えるかどうかを陪審が判断 最高裁は、HANA FINANCIAL, INC. v. HANA BANK, No. 13-1211において、優先権の有無を判断する目的で2つの商標のタッキング(使用期間の加算)の可否を判断するのは、タッキングが消費者の視点に基づいて事実を問う問題であることから、陪審が判断すべき問題であるという判断を下した。   Hana Financial社は、「Hana Financial」という商標を侵害しているとしてHana Bankを提訴していた。Hana Bankは、先行商標であり継続的に使用してきた自社の商標「Hana Overseas Korean Club」基づき優先権を自社が保持していたと主張し、侵害を否定した。Hana Bankは、のちに「Hana World Center」と「Hana Bank」という商標を用いて営業したが、この2つの商標は先行商標と同じ継続的な商取引上の印象を作り出していたためタッキングの原則が適用されるとし、自社が優先権を保持していたと主張した。陪審は、タッキングに基づいてHana Bankを支持する評決を出した。第9巡回区連邦控訴裁判所もこの評決を支持した。最高裁は、商標のタッキングは陪審が判断すべきか、という争点に関する裁量上訴を受理し、第9巡回区連邦控訴裁の判決を支持した。   最高裁はまず、審理する問題が普通の人またはコミュニティーがどのように評価するかを問うものである場合、通常は陪審が適切な判断者であるという一般原則を述べた。タッキングは、検討すべき問題が2つの商標が消費者が同じ商標と認識するような同じ継続的な商取引上の印象を作り出しているかどうかを問うものであるため、まさにその種の問題に合致する。陪審裁判が請求されており、事実が略式判決または法律問題としての判決を下すことを正当化するようなものではない場合には、タッキングは陪審によって判断されるべきである。  次に、最高裁はHana Financial社の4つの主張について検討した。 第一に、最高裁は、陪審が法的基準を適用する例はよくあり、タッキングは法律問題と事実問題が混在している他の問題と何ら相違ないという見解を述べた。陪審への説示が注意深く練られたものであれば、陪審による法的基準の不適切な適用は防げると考えられる。第二に、最高裁は、陪審がタッキングの可否判断を行うことによって新たな法律が創り出され、そのために、これまで陪審が不法行為、契約または刑事に関わる事件について判断してきた範囲を超えて判事の領分を侵害することになるという主張には同意しなかった。第三に、最高裁は、商標制度が有効に機能するためには予測可能である必要があることによって、判事がタッキング問題に関する判断を下すことが義務付けられるという主張にも同意しなかった。最高裁は、陪審が不法行為、契約及び刑事に関する事件において法的基準を適用し処分を決定することはよくあり、商標のタッキングについて異なる扱いをする理由はないと述べた。最後に、これまでタッキング紛争は判事が解決してきたという主張について、最高裁は、Hana Financial社が例証として揚げたケースが非陪審審理と略式判決を伴う状況において発生したものであったと判断した。しかし、そうしたケースは、陪審が選任された場合および事実による略式判決も法律問題としての判決も必要とされない場合には、タッキングは陪審が審理すべき問題である、という最高裁の結論を変えるものではない。    商標中での地名使用が認められる Federal…

クレーム解釈で地裁の事実認定が尊重されたもう1つのケース 最高裁は、TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. v. SANDOZ, INC. (No. 13-854) において、クレーム解釈判断の裏付けとなった事実認定の再審理では明白な誤りの有無を検討するという判断を示した。この判決は、クレーム解釈のあらゆる側面をde novo(覆審)で再審理することをFederal Circuitに許してきた長年の先例を覆し、地裁の事実認定をより尊重するものである。最高裁は、判事がクレーム解釈の際に外的証拠について事実認定を行うことは稀であるため、この新基準が多くの特許訴訟事件に適用されるとは考えていない。 Federal Circuitは、今後、副次的事実に関する紛争についての地裁の決定を再審理する際には、de novoではなく「明白な誤り」の基準を適用しなければならない。最高裁は第一に、連邦民事訴訟規則52条(a)(6)には誤りであることが明白でない限り地裁の事実認定を覆すことを禁じる「明確な指針(clear command)」が説明されていると説いた。また、最高裁は第二に、Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)は、上訴審での事実認定の再審理に適用される通常規則に例外を作り出さないと説いた。むしろ、Markman 判決は、裁判所が特許を解釈する際には、クレームに技術用語や一般的でない語句が使用されている場合など、副次的事実に関する紛争を解決しなければならないことがあることを認識したものである、という趣旨である。第三に、最高裁は、事実認定を法律問題から切り離して扱うことはFederal Circuitにとって困難すぎる、という主張を退けた。最高裁は、双方を同様に扱うことの複雑さの方が、一貫性のない結果が生じる最小限のリスクを上回ると説いた。 次に、最高裁は、明白な誤りの基準を適用する方法を明確にした。地裁が特許の内的証拠だけを検討する場合には、判事が行う判断は法律的判断のみであり、Federal Circuitは解釈をde novoで再審理することになる。ただし、地裁がクレームを理解するために外的証拠を参考にする場合であって、それらの副次的事実が争われている場合には、裁判所はその外的証拠について副次的事実の認定を行う必要がある。クレームの最終的解釈は法律的結論であり、de…

Jury Decides Whether Earlier Trademark Can Be Used For Priority In HANA FINANCIAL, INC. v. HANA BANK, No. 13-1211, the Supreme Court held that whether two trademarks may be tacked…

More Deference to District Courts in Claim Construction In TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. v. SANDOZ, INC., No. 13-854, the Supreme Court held that factual findings underpinning claim construction rulings are…

Diageo、Crown Royalの巾着袋に関するトレードドレス権を主張 Diageo社は、ウイスキーに使用する「Crown Royal」という登録商標を所有している。Diageo社は、紫の巾着袋に包装した同社のCrown Royalウイスキーを長年の間販売してきた。Mexcor社が「Texas Crown Club」や「California Crown Club」などの商標を付け各州の旗をあしらった巾着袋に瓶を包装した、州をテーマにしたウイスキーのシリーズを発売したとき、Diageo社は自社の「Crown Royal」の商標と巾着袋を使用した包装のトレードドレスを侵害しているとしてMexcor社を提訴した。      陪審は商標とトレードドレスの侵害を認め、Diageo社を支持する評決を出した。また、陪審はDiageo社に40万ドルを超える損害賠償を認めた。裁判所は、差止命令に関する詳細な命令はまだ発していない。 Diageo North America, Inc. v. Mexcor, Inc. et al., Case no. 4:13-cv-00856 (United States District Court for…

RAND誓約は損害賠償額算定時に考慮すべき関連事項 Federal Circuitは、ERICSSON, INC. v. D-LINK SYSTEMS, INC. (Appeal No. 2013-1625、-1631、-1632、-1633) において、侵害を認めた地裁判決の一部を支持するとともに一部を覆し、損害賠償裁定額を無効として事件を差し戻した。 Ericsson社は、係争特許3件においてクレームされているWi-Fi技術の開発者である。IEEE (米国電気電子学会) は、クレームされている技術を802.11(n) 規格として採用した。この規格は、すべての準拠機器に本件特許技術を使用することを義務付けており、したがってEricsson社は、申請者の数に制限なく「reasonable and non-discriminatory」(RAND) 条件、すなわち妥当で公平な条件でライセンスを供与することを誓約しなければならなかった。D-Link社は、本件特許技術を採用した802.11(n)準拠の最終製品を製造していた。地裁は、権利主張されていたすべての特許に関する陪審の侵害認定も損害賠償裁定額も乱すことを拒絶した。陪審は、Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)…

Diageo Enforces Trade Dress Rights in its CROWN ROYAL Drawstring Bag Diageo owns a registration for the mark CROWN ROYAL for whiskey.  Diageo has sold its CROWN ROYAL whiskey in…

RAND Commitment Relevant to Damages In ERICSSON, INC. v. D-LINK SYSTEMS, INC., Appeal Nos. 2013-1625, -1631, -1632, and -1633, the Federal Circuit affirmed-in-part and reversed-in-part the district court’s judgment of…