外国で着想された発明は先行技術 Federal Circuitは、SOLVAY, S.A. v. HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (Appeal No. 12-1660) において、外国で着想された発明の実施化は旧特許法102条(g)(2)に基づき先行技術として認められるという地裁の認定を支持した。 Solveyは、特許侵害を理由にHoneywellを提訴していた。Honeywellは、Solvayのクレームは、クレームされている主題がロシアでロシア人の発明者によって着想され、その発明者によって未公開のロシア特許出願の中で開示されており、さらにHoneywellがこの発明をSolvayの優先権主張日より前に米国内で実施していたため無効であると反訴した。Federal Circuitは、前判決では、Honeywellは発明の着想者ではなかったため旧特許法102条(g)(2)に基づけば同項にいう「他の発明者」には該当しないと判断し、地裁の無効認定を覆していた。差戻し審において、Solvayが権利主張していたクレームは、今度は問題のロシア人発明者が発明を実施化するのに用いられた指示をHoneywellに送ることによって米国内で当該発明を行ったことになるというHoneywellの代替理論に基づき、再び102条(g)(2)に基づいて新規性が欠如していると認定された。陪審は、当該の主題に関するロシア人発明者自身の未公開のロシア特許出願は102条(g)(2)に基づく開示に相当するため、発明者は発明の放棄、秘匿、隠匿は行わなかったという評決を出した。 Solvayは無効認定を不服として上訴した。争点となったのは、ロシア人発明者の指示あるいは要請の範囲外で行われた米国内での実施化が、発明者の利益のために効力を生じ、外国で着想され米国で実施された発明が「別の発明者によって米国内で行われた」発明に相当するか否かという点であった。発明者とHoneywellは共同研究契約に基づいて活動を行っていた。 Federal Circuitは、Honeywellが米国内で発明を実施化したことは、同法の文言が示す要件を満たしていると判断した。利益帰属の原則の評価においては、Federal Circuitは、第三者の行為が発明の「不当かつ敵対的な使用」でなければ、発明者が発明の第三者による実施化から恩恵を受けると判断した。 Newman判事は反対意見を述べ、この判決は、インターフェアランスにおける同様の行為は許されていないにもかかわらず、102条(g)(2)下ではクレームの新規性を否定するために「私的な秘密の行為」、つまり外国の特許庁に出願されてはいるが未公開の外国発明を米国内で秘密裏に評価する行為を許すことになると主張した。     クレーム無力化は均等論の適用から除外されない Federal Circuitは、RING & PINION SERVICE INC. v. ARB…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP client Ulthera, Inc., a global medical device company focused on developing and commercializing technologies for aesthetic and medical applications, announced on March 21, 2014…

TTABには色彩商標の範囲を限定する権限がある Covidien社は、患者モニタリング装置と使用する医療用のコネクタやリード線に使用する商標として、ピンク色（パントンPMS 806）からなる商標を登録しようとした。PTOは、その商標が患者モニタリングセンサやケーブルに使用されるMasimo社の「赤色」の登録商標と混同される可能性が高いことを理由に、Covidien社の出願を拒絶した。 Covidien社は、Masimo社の商標を「[Masimo社]が市場で実際に使用している特定の赤色」に限定するように、Masimo社の登録の一部取消しまたは限定を求める請願を行った。Covidien社が請願の根拠としたのは商標法第18条であり、同条は衡平法上の救済手段として登録商標を限定する権限をTTAB（商標審判部）に与えている。 Masimo社は、Coviden社が救済が与えられ得るような請求を主張していないとして同社の請願の却下を申立てたが、TTABは、Covidien社は第18条の救済を請求するのに必要な申し立てを行っていたと判断した。特にTTABは、Covidien社の請願には、登録証に記載されている当該商標の記述がMasimo社が実際に使用している商標に固有のものではないことと、限定案によって混同の可能性があるという認定を回避し得ることが申し立てられていたため、同社の請願は十分であったと認定した。 しかしTTABは、Covidien社が提示したMasimo社の登録商標の修正案は、「使用されていると主張している色を商業用色見本システムを参照して説明しているだけであるため」、適用される要件を満たしていないと判断した。TTABはCovidien社に対し、同社が混同のおそれを生じさせないであろうと主張する修正案中に、もっと明確な記述を提示するように要求した。 Covidien LP v. Masimo Corp., Cancellation No. 92057336 (TTAB Feb. 2014) [先例となる]     Reynolds社の登録商標デザインは変更されたが商標は放棄されていないと判断 Reynolds社は、商標侵害を理由にHandi-Foil社を提訴していた。これに対しHandi-Foil社は、Reynolds社がHandi-Foil社に対して権利を主張している商標登録は放棄されているとして、それら登録の取消を図った。 Reynolds社は、1977年にアルミホイルのパッケージ・デザインについて2件の登録を取得した。同社は1997年にそれらの登録を修正し、パッケージに加えた変更を反映させた。 最初の登録 (図1)   1997年に修正された登録 (図2)  Reynolds社は2007年に、登録されているデザインにさらに変更を加えた使用見本を用いて当該登録を更新した。それらの変更には、青色とピンク色の部分を隔てる一連の銀色の曲線が含まれていた。 2007年の使用見本…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP has been recognized as the Top Patent Prosecution Firm in the United States and Top IP Specialty Firm in the United States by Managing…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP’s victory on behalf of client KFx Medical Corporation against competitor Arthrex Inc. has been recognized by The National Law Journal as one of the…

By Gerard von Hoffmann This is part one of a series of articles that will present the three big issues in IP: Do you own it? Can you protect it?…

[Electronics and audio company Sonos recently announced it will ‘forward-publish’ its patents to inspire others to ‘create differentiated product.’  JD Supra contributors with expertise in these matters: beyond inspiring innovation, what are the…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP has secured a decisive victory on behalf of its longstanding client Treasure Garden, Inc., the world’s largest manufacturer of outdoor umbrellas and shade products. …

On Tuesday, March 25, Knobbe Martens Olson & Bear LLP partners Joseph Mallon, Ph.D. and Brent Dougal will be speaking at the Intellectual Property Owners Association (IPO) Education Foundation’s PTO…

確認判決訴訟において被告が立証責任を負わされたケース 最高裁は、MEDTRONIC, INC. v. MIROWSKI FAMILY VENTURE, LLC.（Appeal No. 12-1128）において、確認判決訴訟において特許権者が被告となり侵害被疑者が非侵害判決を求めている場合には侵害事実の証明責任が侵害被疑者側に移動するというFederal Circuitの判断を覆した。 MedtronicとMirowskiは、Mirowskiへのロイヤルティの支払いと引き換えにMedtronicが特定の特許を実施することを許諾するライセンス契約を締結していた。数年後、MirowskiはMedtronicに対し、Medtronicの7つの新製品がライセンスした特許2件のクレームを侵害しているとMirowskiが考えていると通告した。Medtronicは、クレームが問題の製品を対象としていないか、当該の特許が無効であるため、自社製品は当該特許を侵害していないと考えた。よって、Medtronicは、自社製品がMirowskiの特許を侵害しておらず当該特許が無効であるという確認判決を求めて、確認判決訴訟を提起した。 地裁は、Mirowskiが侵害を主張している当事者として、侵害の事実を証明する責任を負うと判断した。非陪審審理の後、地裁はMirowskiが証明責任を果たさなかったと判断し、Medtronicの製品は特許を侵害していないという確認判決を下した。Federal Circuitはこの地裁判決を取り消し、事件を地裁に差し戻した。Federal Circuitは、ライセンスが存続していることによって特許権者による特許侵害の反訴が妨げられる場合には、非侵害および当該ライセンスに基づく間接責任の不存在を確認する確認判決を求めているライセンシー側が説得責任を負うと判断した。最高裁は裁量上訴を受理した。 最高裁は、Federal Circuitの判決を覆し、ライセンシーがライセンスを受けている特許をライセンシー製品が侵害していないことを証明するために特許権者を相手取り確認判決を求めている場合には、特許権者が侵害問題に関する説得責任を負うという判断を示した。     機能を説明する文言はクレームの限定と判断されたケース Federal Circuitは、NAZOMI COMMUNICATIONS, INC. v. NOKIA CORP. (Appeal 2013-1165) において、非侵害の略式判決を与えた地裁の判断を支持した。…