TTABが商標法66条(a)に基づく登録の放棄を申し立てる場合のルールを設定 VENM社は、ダンス衣装に使用する「VENM」という商標の登録を求めている。Dragon Bleu社は、3件の先登録に基づき「VENM」の商標登録に異議を申し立てた。VENM社は、詐欺、不使用、放棄を理由に、Dragon Bleu社が申し立てた登録3件すべての取消しを求めた反訴を提起した。審判部の本件審決は、VENM社の反訴の却下を求めたDragon Bleu社の申立てに関するものであった。 VENM社は、詐欺を理由にDragon Bleu社の登録のうち1件の取消しを求め、Dragon Bleu社が登録を得るためにPTOに対して重要な虚偽の陳述を行ったと主張した。Dragon Bleu社は、先登録に基づいた出願の拒絶査定を克服するために、出願中の対象商品を武道関連の衣料品のみに限定することに同意していた。VENM社は、DRAGON BLEU側にはこの商標の使用または権利行使を武道着だけに限定する意思はなかったため、同社のPTOに対する陳述は虚偽であったと主張した。審判部はこの主張を受け入れず、出願中の商品の限定は、その商標の用途または商標権の行使を限定するという約束ではないと判断した。したがって、虚偽の陳述がなされたことにはならない。審判部はまた、審査官は商品の限定表示に基づいて「DRAGON BLEU」という商標の登録を許可する決定を行ったのであり、この商標の用途を制限するという約束に依拠したとは考えられない、と判断した。 VENM社は、不使用を理由に、申し立てられていた登録のうちの2件の取消しを求めた。しかし、この2件の登録は、米国商標法66条(a)に基づいて提出された保護延長請求に基づいて許可されたものであった。66条(a)に従えば、商業における使用は商標登録の必要条件ではない。したがって、審判部は、不使用を理由とする取消し請求は「法的に不十分」であると裁定した。 最終的に、VENM社は商標の放棄を理由に、申し立てられていた登録のうちの2件の取消しを求めた。商標は、再開の意思なく使用が停止されている場合には、放棄されたものと見なされる。連続して3年間の不使用は放棄の一応の証拠となる。この2つの商標の登録は66条(a)に基づいて許可されたものであったため、登録許可前の商標使用歴は必要とされなかった。ただし登録後には、Dragon Bleu社は放棄と見なされるのを避けるために登録商標を使用しなくてはならない。審判部にとって、66条(a)に基づく登録に関する放棄の主張に対して不使用期間の算定を起算できる最前の時点がいつであったかを判断しなければならなかったのはこれが初めてであった。 審判部は、Imperial Tobacco Ltd. V. Philip Morris Inc.におけるFederal Circuitの判決を検討した。同判決においてFederal Circuitは、44条(e)に基づいて(外国での登録に基づき)許可された登録については、3年の不使用期間の起算点は登録日より前にはならないと判断した。審判部は、66条(a)に基づく登録のレビューは44条(e)に基づく登録に関するものとよく似ていることから、66条(a)に基づく登録の取消し請求では、登録日以降の起算点から連続して3年以上の不使用、または再開の意思のない登録後の不使用を申し立てる必要がある、と判断した。 Dragon Bleu社の登録は、VENM社がその反訴を提出した当時、まだ登録から3年に達していなかった。したがって、VENM社は、使用の再開あるいは開始の意思がなかったことを証明する事実を申し立てるよう要求された。これに対し、VENM社は、Dragon Bleu社が出願書に用途として挙げた商品の全部または一部を同社のウェブサイト上で表示しておらず販売の申し出もしていないと主張したのみであった。これは、66条(a)に基づく登録の取消しを求める申立てとしては不十分であった。 審判部は3件の請求をすべて却下したが、VENM社に放棄を申し立てる修正反訴状を提出する猶予を与えた。 Dragon Bleu (SARL)…

メディアのネット配信を対象とする特許クレームは特許不適格 Federal Circuitは、ULTRAMERCIAL, INC. v. HULU, LLC (Appeal No. 2010-1544) において、特許が特許法101条に基づく特許適格な主題を含んでいなかったために連邦民事訴訟規則第12条(b)(6)に基づき訴訟却下を求めた申立てを支持した。 本件には、最高裁において前判決無効と判断され、Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012)、そして最近ではAlice Corp. v. CLS Bank International, 134 S….

The TTAB Sets the Rules for Pleading Abandonment of a Section 66(a) Registration VENM seeks registration of the mark VENM for dance costumes.  Dragon Bleu opposed registration of VENM’s mark…

Patent Claims on Media Distribution Over Internet Not Patentable In ULTRAMERCIAL, INC. v. HULU, LLC, Appeal No. 2010-1544, the Federal Circuit affirmed a motion to dismiss under Fed. R. Civ….

Bose判決後: TTAB、詐欺を理由に登録を取り消す  Nationstar社はMujahid Ahmadという人物が出願した「NATIONSTAR」の商標に異議を申し立てていた。Nationstar社 は USPTO(米国特許商標庁)に対してAhmad氏が詐欺行為を行ったと主張した。 Ahmad氏は不動産ブローカーである。彼は不動産売買の仲介、住宅ローンの仲介および保険ブローカー業務を始めとする様々なサービスに使用する「NATIONSTAR」の商標登録出願を行った。Ahmad氏はいずれの仲介サービスの提供についてもライセンスを取得していなかった。彼は出願当時、全てのサービスにおいて当該商標を使用していたと主張し、自ら出願を行った。  In re Bose Corp. (580 F.3d 1240, 91 USPQ2d 1938 (Fed. Cir. 2009))において確立されたとおり、異議申立人であるNationstar社は、Ahmad氏がUSPTOを欺く意図で自己の出願に関して故意に重大な虚偽表示を行ったことを証明しなければならなかった。さらに、明白かつ説得力のある証拠により詐欺行為を立証する必要もあった。重い立証責任を負担するNationwide社にとって幸いなことに、Ahmad氏のおかげでその負担は軽減された。   例として、出願に「不動産売買の仲介」サービスを含めていたにもかかわらず、Ahmad氏は自己が不動産ブローカーではないと明確に証言した。Ahmad氏は不動産仲介業を所有し、その社長を務めているとのことであったが、当該事業が収益を上げたかどうか把握していないと発言した。あげくの果てにAhmad氏は、会社は事業を営んだことがなく、所得税申告をしたこともないと証言した。会社が提供するサービスを宣伝するために諸種の書類を作成したとのことであったが、彼はそうした書類を見せることもできなければ、見せようともしなかった。 それどころか、彼は宣伝用に書類等を作成したことなど覚えていないと言い切った。TTABはAhmad氏のあらゆる証言の「信憑性に関する重大な懸念」を表し、最終的に、彼は出願において特定されたサービスのいずれとの関係でも、出願前に商標を商取引で使用したことはなかったと判定した。    しかしながら、Nationwide社はAhmad氏の虚偽表示が故意に、かつUSPTOを欺く意図で行われたことも立証しなければならなかった。TTABはこの立証責任を避けることはできないと指摘した。Ahmad氏が自ら出願を行った際に、記載されたサービスの全てを実際に提供していないことを認識していたことが記録により明らかになった。証言が信憑性を欠くと考えられる本件のような場合において、証拠が相当の過失の存在を示すとき、TTABは欺く意図があったと推定する。例えば、Ahmad氏は、彼の出願の中で特定されたサービスの多数は特別なライセンスを必要とするが、彼がそのライセンスを保有していなかったことを認識し、理解していたことを示した。In re Bose事件の場合とは異なり、Ahmad氏は、当該サービスを提供するために適切なライセンスを持っていないことを知りながら、自らの業界や事業活動について虚偽の陳述を行ったものと認定された。 最後に、Ahmad氏は異議申立ての審理中、自己の出願の根拠を「商取引における使用」から「使用意図」に変更した。TTABは異議申立てが提出された後は、単に出願の根拠を修正することで虚偽表示などの詐欺行為が治癒されることはあり得ないとの考えを明確にした。むしろ、詐欺行為は出願が行われた時点の陳述に基づいて判定されると指摘した。 Nationstar Mortgage LLC…

日本航空の米国連邦政府のための活動は特許侵害になり得ない IRIS CORP. v. JAPAN AIRLINES CORP., Appeal No. 2010-1051において、Federal Circuitは法律の抵触を理由に、原告の申立てを棄却する地裁の判決を支持した。 IRIS社は経歴またはバイオメトリックデータを記録するコンピューターチップを埋め込んだセキュアIDドキュメントを作成する方法に関する特許を所有する。IRIS社は、JALが搭乗者の搭乗手続きまたは搭乗に際してIRISの方法特許を採用する電子パスポートを使用したことにより、IRISの特許を侵害したと主張して、特許侵害を理由にJALを提訴した。地裁は、IRISが依拠した特許法がパスポートの確認について定める連邦法に相反することを理由に、原告の訴えの棄却を求めるJALの申立てを認めた。そのうえで地裁は、IRIS社の唯一の救済手段は合衆国政府に対して訴えを提起することである、またJALは合衆国法典第28編第4部第91章第1498条(a)に基づき特許侵害の責任を免除されている、との判断を示した。  控訴審においてFederal Circuitは、原告の訴えの棄却を求めるJALの申立てを認めた地裁の判断を支持した。Federal Circuitは、JALの活動が(1)「政府の利益のため」に行われ、かつ(2)合衆国法典第28編第4部第91章第1498条(a)に基づく「政府の許可または同意を得て」行われたことから、合衆国政府が責任を引き受けたものであると判示した。特に、JALがパスポートを調べることは偽造パスポートを発見する確立を高め、さらに政府の財源への依存を抑えるため、JALの活動は「政府の利益のため」のものであった。また、JALは特許侵害とされる活動に従事することなしには、同社が負う法律上の義務を遵守することができないため、JALの活動は「政府の許可または同意を得て」行われたと指摘した。     米国内において行われる売買交渉は侵害を引き起こすものではない  HALO ELECTRONICS, INC. v. PULSE ELECTRONICS, INC., Appeal Nos. 2013-1472 & -1656において、Federal…

Post Bose: The TTAB Cancels a Registration on the Ground of Fraud Nationstar opposed an application for NATIONSTAR filed by an individual named Mujahid Ahmad. Nationstar claimed Mr. Ahmad committed…

Japan Airlines Activities For US Government Cannot Infringe In IRIS CORP. v. JAPAN AIRLINES CORP., Appeal No. 2010-1051, the Federal Circuit affirmed a decision to dismiss due to a conflict…

Philips Fails to Establish its Electric Toothbrush Design is Recognized as a Trademark  Philips sought to register the base assembly design of its electric toothbrushes (shown below) as a trademark:…

Inequitable Conduct Ruling Upheld In AMERICAN CALCAR, INC. v. AMERICAN HONDA MOTOR CO., Appeal No. 2013-1061, the Federal Circuit affirmed a finding of inequitable conduct. Calcar asserted patents related to…