クレーム解釈で地裁の事実認定が尊重されたもう1つのケース 最高裁は、TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. v. SANDOZ, INC. (No. 13-854) において、クレーム解釈判断の裏付けとなった事実認定の再審理では明白な誤りの有無を検討するという判断を示した。この判決は、クレーム解釈のあらゆる側面をde novo(覆審)で再審理することをFederal Circuitに許してきた長年の先例を覆し、地裁の事実認定をより尊重するものである。最高裁は、判事がクレーム解釈の際に外的証拠について事実認定を行うことは稀であるため、この新基準が多くの特許訴訟事件に適用されるとは考えていない。 Federal Circuitは、今後、副次的事実に関する紛争についての地裁の決定を再審理する際には、de novoではなく「明白な誤り」の基準を適用しなければならない。最高裁は第一に、連邦民事訴訟規則52条(a)(6)には誤りであることが明白でない限り地裁の事実認定を覆すことを禁じる「明確な指針(clear command)」が説明されていると説いた。また、最高裁は第二に、Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)は、上訴審での事実認定の再審理に適用される通常規則に例外を作り出さないと説いた。むしろ、Markman 判決は、裁判所が特許を解釈する際には、クレームに技術用語や一般的でない語句が使用されている場合など、副次的事実に関する紛争を解決しなければならないことがあることを認識したものである、という趣旨である。第三に、最高裁は、事実認定を法律問題から切り離して扱うことはFederal Circuitにとって困難すぎる、という主張を退けた。最高裁は、双方を同様に扱うことの複雑さの方が、一貫性のない結果が生じる最小限のリスクを上回ると説いた。 次に、最高裁は、明白な誤りの基準を適用する方法を明確にした。地裁が特許の内的証拠だけを検討する場合には、判事が行う判断は法律的判断のみであり、Federal Circuitは解釈をde novoで再審理することになる。ただし、地裁がクレームを理解するために外的証拠を参考にする場合であって、それらの副次的事実が争われている場合には、裁判所はその外的証拠について副次的事実の認定を行う必要がある。クレームの最終的解釈は法律的結論であり、de…
Jury Decides Whether Earlier Trademark Can Be Used For Priority In HANA FINANCIAL, INC. v. HANA BANK, No. 13-1211, the Supreme Court held that whether two trademarks may be tacked…
More Deference to District Courts in Claim Construction In TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. v. SANDOZ, INC., No. 13-854, the Supreme Court held that factual findings underpinning claim construction rulings are…
Diageo、Crown Royalの巾着袋に関するトレードドレス権を主張 Diageo社は、ウイスキーに使用する「Crown Royal」という登録商標を所有している。Diageo社は、紫の巾着袋に包装した同社のCrown Royalウイスキーを長年の間販売してきた。Mexcor社が「Texas Crown Club」や「California Crown Club」などの商標を付け各州の旗をあしらった巾着袋に瓶を包装した、州をテーマにしたウイスキーのシリーズを発売したとき、Diageo社は自社の「Crown Royal」の商標と巾着袋を使用した包装のトレードドレスを侵害しているとしてMexcor社を提訴した。 陪審は商標とトレードドレスの侵害を認め、Diageo社を支持する評決を出した。また、陪審はDiageo社に40万ドルを超える損害賠償を認めた。裁判所は、差止命令に関する詳細な命令はまだ発していない。 Diageo North America, Inc. v. Mexcor, Inc. et al., Case no. 4:13-cv-00856 (United States District Court for…
RAND誓約は損害賠償額算定時に考慮すべき関連事項 Federal Circuitは、ERICSSON, INC. v. D-LINK SYSTEMS, INC. (Appeal No. 2013-1625、-1631、-1632、-1633) において、侵害を認めた地裁判決の一部を支持するとともに一部を覆し、損害賠償裁定額を無効として事件を差し戻した。 Ericsson社は、係争特許3件においてクレームされているWi-Fi技術の開発者である。IEEE (米国電気電子学会) は、クレームされている技術を802.11(n) 規格として採用した。この規格は、すべての準拠機器に本件特許技術を使用することを義務付けており、したがってEricsson社は、申請者の数に制限なく「reasonable and non-discriminatory」(RAND) 条件、すなわち妥当で公平な条件でライセンスを供与することを誓約しなければならなかった。D-Link社は、本件特許技術を採用した802.11(n)準拠の最終製品を製造していた。地裁は、権利主張されていたすべての特許に関する陪審の侵害認定も損害賠償裁定額も乱すことを拒絶した。陪審は、Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)…
Diageo Enforces Trade Dress Rights in its CROWN ROYAL Drawstring Bag Diageo owns a registration for the mark CROWN ROYAL for whiskey. Diageo has sold its CROWN ROYAL whiskey in…
RAND Commitment Relevant to Damages In ERICSSON, INC. v. D-LINK SYSTEMS, INC., Appeal Nos. 2013-1625, -1631, -1632, and -1633, the Federal Circuit affirmed-in-part and reversed-in-part the district court’s judgment of…
TTABが商標法66条(a)に基づく登録の放棄を申し立てる場合のルールを設定 VENM社は、ダンス衣装に使用する「VENM」という商標の登録を求めている。Dragon Bleu社は、3件の先登録に基づき「VENM」の商標登録に異議を申し立てた。VENM社は、詐欺、不使用、放棄を理由に、Dragon Bleu社が申し立てた登録3件すべての取消しを求めた反訴を提起した。審判部の本件審決は、VENM社の反訴の却下を求めたDragon Bleu社の申立てに関するものであった。 VENM社は、詐欺を理由にDragon Bleu社の登録のうち1件の取消しを求め、Dragon Bleu社が登録を得るためにPTOに対して重要な虚偽の陳述を行ったと主張した。Dragon Bleu社は、先登録に基づいた出願の拒絶査定を克服するために、出願中の対象商品を武道関連の衣料品のみに限定することに同意していた。VENM社は、DRAGON BLEU側にはこの商標の使用または権利行使を武道着だけに限定する意思はなかったため、同社のPTOに対する陳述は虚偽であったと主張した。審判部はこの主張を受け入れず、出願中の商品の限定は、その商標の用途または商標権の行使を限定するという約束ではないと判断した。したがって、虚偽の陳述がなされたことにはならない。審判部はまた、審査官は商品の限定表示に基づいて「DRAGON BLEU」という商標の登録を許可する決定を行ったのであり、この商標の用途を制限するという約束に依拠したとは考えられない、と判断した。 VENM社は、不使用を理由に、申し立てられていた登録のうちの2件の取消しを求めた。しかし、この2件の登録は、米国商標法66条(a)に基づいて提出された保護延長請求に基づいて許可されたものであった。66条(a)に従えば、商業における使用は商標登録の必要条件ではない。したがって、審判部は、不使用を理由とする取消し請求は「法的に不十分」であると裁定した。 最終的に、VENM社は商標の放棄を理由に、申し立てられていた登録のうちの2件の取消しを求めた。商標は、再開の意思なく使用が停止されている場合には、放棄されたものと見なされる。連続して3年間の不使用は放棄の一応の証拠となる。この2つの商標の登録は66条(a)に基づいて許可されたものであったため、登録許可前の商標使用歴は必要とされなかった。ただし登録後には、Dragon Bleu社は放棄と見なされるのを避けるために登録商標を使用しなくてはならない。審判部にとって、66条(a)に基づく登録に関する放棄の主張に対して不使用期間の算定を起算できる最前の時点がいつであったかを判断しなければならなかったのはこれが初めてであった。 審判部は、Imperial Tobacco Ltd. V. Philip Morris Inc.におけるFederal Circuitの判決を検討した。同判決においてFederal Circuitは、44条(e)に基づいて(外国での登録に基づき)許可された登録については、3年の不使用期間の起算点は登録日より前にはならないと判断した。審判部は、66条(a)に基づく登録のレビューは44条(e)に基づく登録に関するものとよく似ていることから、66条(a)に基づく登録の取消し請求では、登録日以降の起算点から連続して3年以上の不使用、または再開の意思のない登録後の不使用を申し立てる必要がある、と判断した。 Dragon Bleu社の登録は、VENM社がその反訴を提出した当時、まだ登録から3年に達していなかった。したがって、VENM社は、使用の再開あるいは開始の意思がなかったことを証明する事実を申し立てるよう要求された。これに対し、VENM社は、Dragon Bleu社が出願書に用途として挙げた商品の全部または一部を同社のウェブサイト上で表示しておらず販売の申し出もしていないと主張したのみであった。これは、66条(a)に基づく登録の取消しを求める申立てとしては不十分であった。 審判部は3件の請求をすべて却下したが、VENM社に放棄を申し立てる修正反訴状を提出する猶予を与えた。 Dragon Bleu (SARL)…
メディアのネット配信を対象とする特許クレームは特許不適格 Federal Circuitは、ULTRAMERCIAL, INC. v. HULU, LLC (Appeal No. 2010-1544) において、特許が特許法101条に基づく特許適格な主題を含んでいなかったために連邦民事訴訟規則第12条(b)(6)に基づき訴訟却下を求めた申立てを支持した。 本件には、最高裁において前判決無効と判断され、Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012)、そして最近ではAlice Corp. v. CLS Bank International, 134 S….
The TTAB Sets the Rules for Pleading Abandonment of a Section 66(a) Registration VENM seeks registration of the mark VENM for dance costumes. Dragon Bleu opposed registration of VENM’s mark…
