联邦巡回上诉法院基于显而易见性理由不充分将IPR最终裁定发回重审，避免回答适当的权利要求解释标准问题 在Personal Web Technologies, LLC诉苹果公司 一案（上诉案件编号：2016-1174）中，联邦巡回上诉法院认为，在IPR中确定显而易见性时，PTAB必须通过证据和解释来认定：(1)所引用的现有技术披露了被质疑的权利要求的所有要素，以及(2)本领域普通技术人员(“POSA”)将有动机将所引用的现有技术与合理的成功预期相结合。 苹果公司请求对Personal Web Technologies (“PWT”)的旨在基于数学函数来命名文件的专利进行多方复审。委员会启动了复审，认为该等权利要求明显基于苹果公司的被引用参考文献，因此不具有专利性。 PWT在联邦巡回上诉法院称，委员会没有足够论据支持其得出的该等权利要求具有显而易见性这一结论，辩称委员会未对其所认定的“被引用参考文献披露了相关权利要求的所有要素”或“本领域普通技术人员有动机将该等参考文献与合理的成功预期相结合”提供支持。联邦巡回上诉法院认同这一观点并认为委员会的裁定具有几个瑕疵。首先，委员会的裁定引用了一篇参考文献，该参考文献披露了该等权利要求的一些要素，而苹果公司请愿书所依赖的仅是另一篇参考文献。委员会未注意到这一差异。此外，委员会的裁定并没有解释被引用的参考文献段落是如何符合权利要求限制。最后，委员会认定被引用参考文献“将允许”本领域普通技术人员得出要求保护的发明。联邦巡回上诉法院解释称，结合现有技术参考文献的可能性并不导致显而易见性——结合的动机及合理的成功预期均是必要条件。基于上述不足之处，联邦巡回上诉法院撤销了委员会的显而易见性裁定，并将案件发回重审。 在最终书面裁定之后但在请求委员会再审期间有关专利到期，此时是否应将最宽泛合理解释(“BRI”)标准或地区法院的权利要求解释标准适用于IPR，联邦巡回上诉法院未就此作出裁定。相反，联邦巡回上诉法院认为，根据两项标准中的任何一项，委员会的权利要求解释均是正确的，因为权利要求用语的含义可从该等权利要求的表面清晰得出。联邦巡回上诉法院指出，允许当事人请求适用地区法院解释标准的新的18个月期间规则（《美国联邦法规》第37卷第42.100(b)节）并不适用，因为该规则对本IPR无效，无论如何，从提交请愿书到专利期满的时间已逾18个月。     联邦巡回上诉法院驳回专利授权公司提出的被迫在加州应诉存在不公平之主张 在Xilinx, Inc.诉Papst Licensing GmbH & Co. KG 一案（上诉案件编号：2015-1919）中，联邦巡回上诉法院认为，为行使特别属人管辖权，法院必须认定(1)当事人和审判地所在州之间存在充分的最低限度接触，以及(2)如此行事是“公平合理的”。联邦巡回上诉法院尤其认为，对向审判地所在州发出过通知函、为讨论侵权争议访问过审判地所在州且以前在审判地所在州起诉过的当事人行使管辖权，是公平合理的。 Papst是一家德国专利授权公司，曾向赛灵思(Xilinx)发出数封通知函，指控对方专利侵权。在赛灵思未予回应的情况下，Papst派代表到赛灵思加州总部讨论侵权争议。双方未达成一致，赛灵思向加州北区美国地区法院提起确认之诉，要求宣告不侵权和无效。地区法院基于缺乏属人管辖权这一理由驳回诉讼。随后赛灵思上诉。 Papst对其行为（包括向赛灵思发出通知函及访问加州赛灵思）满足最低接触要求这一说法没有争议。相反，Papst争议的是，行使属人管辖权并不“公平合理”。在满足最低接触要求的情况下行使管辖权属于推定合理。为抗辩管辖权争议，当事人必须仿效汉堡王(Burger King)展示一个“引人注目的案件”，表明管辖权不合理。汉堡王案件的五个要素包括：(1)被告的负担，(2)审判地所在州在争议裁决中的利益，(3)原告在获得便利有效救济中的利益，(4)州际司法制度在获得最有效争议解决方式中的利益，以及(5)各州在推进基本实质性社会政策中的共同利益。 Papst将其争议重点放在第一个要素上，依赖的是Redwing的观点，即尽管警告函满足最低限度接触要求，但这些信件并不能解决公平分歧。Redwing解释称，要求被告在一个其仅出于为发出适当的专利权通知而进行接触的遥远的国外审判地进行答辩，是施加在被告身上的不合理的负担。本院驳回了Papst的争辩，认为被告的负担很小。尽管Papst是一家位于美国境外的专利授权公司，但其在美国的行为并不仅仅是向加州发出通知函，还包括前往加州讨论侵权争议和进行许可报价。Papst甚至在过去还选择在加州提起七起专利侵权诉讼。 因此，联邦巡回上诉法院认为，在加州对Papst行使特别属人管辖权适当。    …

Federal Circuit Remands IPR Final Decision For Inadequate Obviousness Analysis, Sidesteps Issue of Proper Claim Construction Standard In Personal Web Technologies, LLC v. Apple, Inc., Appeal No. 2016-1174, the Federal…

Click here for the the English version   仅“常识”不足以产生结合现有技术参考文献的动机 在关于：Van Os一案（上诉编号：2015-1975）中，联邦巡回上诉法院认为，专利审判与上诉委员会（以下简称“委员会”）将直觉或常识视为结合现有技术参考文献的动机，这一认定必须有明确和清晰的推理加以支持。 委员会维持审查员的审查结果，驳回了四项有关一种在便携式电子设备中允许用户重新排列图标的触摸屏界面的权利要求，苹果发明人对此提起了上诉。委员会认为，这些权利要求在结合两个现有技术的参考文献的基础上看是显而易见的。 联邦巡回上诉法院驳回了委员会的显而易见性裁定，因为委员会和审查员均没有充分解释本领域普通技术人员 (“POSITA”) 结合现有技术参考文献的动机。无论是委员会还是审查员均没有提供任何推理或分析来支持结合现有技术参考文献的动机，只是声明其是“直觉所致”。本院指出，虽然常识可以产生结合现有技术参考文献的动机，但需有明确和清晰的推理来合理解释常识何以导致显而易见性裁定。因此，本院撤销该裁定并发回委员会再审，以作出进一步的裁定和解释。     联邦巡回上诉法院就不服最终机构行为提起上诉之资格确立法律标准 在Phigenix, Inc.诉 ImmunoGen, Inc.一案（上诉编号：2016-1544）中，联邦巡回上诉法院首次就不服最终机构行为提起上诉之资格确定法律标准。联邦巡回上诉法院认为，寻求拥有上诉资格的当事人与原告请求即决审判一样需承担举证责任。若当事人的上诉资格不是不言而喻的，则当事人必须提供书面证据，抑或，若上诉资格符合机构的要求不是问题，则应尽早在适当时间向法院提交补充证据。 在Phigenix申请进行的多方审查中，委员会认定Immunogen的专利不具有显而易见性。在解决显而易见性问题之前，联邦巡回上诉法院要解决ImmunoGen所辩称的Phigenix不符合上诉资格问题。联邦巡回上诉法院规定了以下标准：如同请求即决审判的原告一样，上诉人亦需承担举证责任，提供其拥有上诉资格的证据。可以通过提交足以支持上诉人拥有上诉资格的书面证据，抑或，若上诉资格符合机构的要求不是问题，则通过提交宣誓书或其他证据，来履行这一举证责任。这些证据必须尽早在适当时间提供，通常应在回应驳回请求时或在开庭陈述时提供。 Phigenix辩称，其拥有上诉资格，依据是 (1) ImmunoGen专利的存在阻碍了Phigenix对自有专利的许可，(2) 根据《美国法典》第35卷第141节规定，对专利审判与上诉委员会最终裁定不服的当事人有权提起上诉，以及 (3) 根据《美国法典》第35卷第315(e)节规定，专利审判与上诉委员会裁定的禁反言效应对Phigenix提供合同保证的能力产生了不利影响。事实上，作为损害证据，Phigenix已提交了多份声明书及一封函件， 联邦巡回上诉法院认为，Phigenix声明的结论性陈述及所提出的假设性损害主张不符合《联邦民事诉讼规则》第56(c)(4)节要求。联邦巡回上诉法院还认为，Phigenix不能依据违反《美国法典》第35卷第141节规定而提出事实损害指控，原因在于其已获允许提起上诉，且行使上诉权并不一定确立第三条所述资格。此外，根据《美国法典》第35卷第315(e)节规定，禁反言效应并不意味着存在事实损害，因为Phigenix“未参与可能引起潜在侵权诉讼的活动。”…

“Common Sense” Alone Is Not a Sufficient Motivation to Combine References In In Re: Van Os, Appeal No. 2015-1975, the Federal Circuit held that the Patent Trial and Appeal Board’s…

Read the English Version   专利审判与上诉委员会(PTAB)在多方审查程序(IPR)方面的最终书面决议必须阐明合并参考资料的动机基础 在In Re: Nuvasive, Inc.一案（上诉案件编号：2015-1670）中，联邦巡回法院推翻了专利审判与上诉委员会对IPR的显而易见性裁定，发回专利审判与上诉委员会再审以作出必要的事实裁定，并针对本领域普通技术人员（POSITA）为何会有动机结合现有技术参考文献而给予合理解释。 专利审判与上诉委员会启动美敦力（Medtronic）针对NuVasive有关脊柱融合植入物的专利的IPR，并签发最终书面决议，结论为：该权利要求相较于三篇现有技术参考文献是显而易见的。 在上诉程序中，联邦巡回法院认为最终书面决议未能充分解释本领域普通技术人员将一篇参考文献中所披露的不透射线标记物位置与另一篇参考文献的脊椎植入物相结合的动机，驳回了专利审判与上诉委员会作出的显而易见性裁定。联邦巡回法院发现，专利审判与上诉委员会的分析仅限于当事人的论点摘要，专利审判与上诉委员会始终没有提供采纳美敦力观点的理由，且未能清晰阐述结合参考文献的任何动机。联邦法院还认定，专利审判与上诉委员会不恰当地信赖了美敦力专家证人提供的结论性证词-即本领域普通技术人员“就会认为这是常识”，从而将不透射线标记物置于该权利要求所要求的位置。因此，联邦巡回法院对此予以驳回，并发回专利审判与上诉委员会再审以作出另外的裁定和解释。     诱导侵权判定需提供实际诱导证明 在Power Integrations, Inc.诉Fairchild Semiconductor Intl.一案（上诉案件编号：2015-1329、2015-1388）中，联邦巡回法院认为，只有被控侵权方实际诱导了第三方直接侵权者，才可判定为诱导侵权。此外，联邦法院认为，裁定令权利要求限制无效时，依据等同原则的侵权不成立。 Power Integrations和Fairchild互相控诉了有关电源的多项专利。在责任区分审判中，陪审团作出了侵权和有效性的综合裁决。当事人在上诉辩护中共提出了12个问题，其中包括依据等同原则的诱导侵权和权利要求无效。 联邦巡回法院驳回了陪审团作出的Fairchild存在诱导侵权的裁定。陪审团指示不当地陈述了在证明存在诱导侵权时，无需证明Fairchild的行为实际造成直接侵权，相反，该指示声明，只需证明Fairchild教唆或协助侵权，而无论该教唆是否成功。联邦巡回法院认为，应该向陪审团说明，Power Integrations必须证明Fairchild成功地与第三方直接侵权者进行了沟通并进行诱导。 联邦巡回法院还驳回了陪审团作出的根据等同原则Power Integrations侵犯了Fairchild专利的裁定。所主张的权利要求需要两个不同的反馈信号。陪审团没有发现字面上的侵权，意味着被控产品只有一个反馈信号。联邦巡回法院认为，陪审团根据等同原则作出的侵权裁定使得所主张的第二反馈信号“不同”于第一反馈信号的关键要求变得无效。     广义的Akamai V分离式侵权标准仍需证明存在潜在直接侵权…

PTAB’s Final Written Decision in IPR Must Explain Its Basis for a Motivation to Combine References In In Re: Nuvasive, Inc., Appeal No. 2015-1670, the Federal Circuit vacated the PTAB’s…

欺诈检测专利属于无专利资格的主题 在FairWarning IP, LLC诉 Iatric Systems, Inc.一案（上诉编号：2015-1985）中，联邦巡回法院维持了地方法院根据《美国法典》第35卷第101节作出的FairWarning专利属于无专利资格的主题这一判定。 FairWarning起诉Iatric Systems，主张其名为“欺诈及滥用检测的系统与方法”的专利。具体而言，该专利描述了通过识别用户访问敏感数据的不寻常模式来进行欺诈和滥用检测的方法，并陈述了使用审计日志数据检测对患者健康信息的不当访问的应用规则。基于Alice一案中确定的专利资格两步测试法，地方法院裁定该专利：(1)涉及抽象概念，和(2)不包含可将抽象概念转化为可取得专利权的概念的内容。 在确认步骤1时，联邦巡回法院认为，这些权利要求包含(1)分析信息（抽象概念类别中的心理过程）和(2)呈现结果（该分析的辅助部分）。联邦巡回法院将本案与同样要求保护应用规则的McRO诉Bandai案中的专利适格性权利要求区分开来，认为该专利包含要求保护的规则而不像本专利包含计算机，可以带来技术进步。联邦巡回法院进一步认为，根据Alice案中的步骤2，FairWarning的专利没有述及将抽象概念转化为可取得专利权的概念的内容。虽然FairWarning辩称该专利描述了不同信息源的编译和组合且因此按照DDR Holdings案解决了技术问题，但联邦巡回法院驳回了这一论点，并解释称仅出于收集和分析目的选择信息并无重大意义，且未将要求保护的方法与抽象概念类别相区分。     申请和说明书免责声明缩小了权利要求范围 在Poly-America, L.P.诉 API Industries, Inc.一案（上诉编号：2016-1200）中，联邦巡回法院对基于在说明书和申请过程中“明确且毫不含糊地”否定权利要求范围而作出的狭义权利要求解释予以维持。 Poly-America起诉API侵犯其拉绳垃圾袋专利。所作出的判决部分集中在对“短密封件”这一术语的解释。被诉装置具有并未向内延伸的短密封件。该专利权利要求书没有载明该袋的短密封件是否向内延伸。地方法院基于说明书和申请过程将该术语解释为要求有向内延伸的密封件。因此，地方法院作出了有利于API的判决。 联邦巡回法院维持原判，解释称发明人已明确、毫不含糊且有意地将要求保护的发明限定为向内延伸的短密封件。在说明书中描述的每个实施方案均有此限制。此外，说明书每一章节均指出向内延伸的短密封件的重要性。联邦巡回法院认为，这两个事实一起证明了地方法院对“短密封件”的解释。联邦巡回法院还认为，Poly-America在专利申请过程中否认非向内延伸的短密封件也巩固了地方法院对该权利要求的解释。     联邦巡回法院可能不审查未上诉的权利要求解释 在苹果公司(Apple Inc.)诉三星电子有限公司( Samsung Electronics Co., Ltd.)…

Fraud-Detection Patent Claimed Patent-Ineligible Subject Matter In FairWarning IP, LLC v. Iatric Systems, Inc., Appeal No. 2015-1985, the Federal Circuit affirmed the district court’s holding that FairWarning’s patent claimed patent-ineligible…

在专利申请期间撤回权利要求可触发申请过程禁反言 在UCB, Inc.诉 Yeda Research and Development Co., Ltd.一案（上诉编号：2015-1957）中，联邦巡回法院认为,申请过程禁反言亦可适用于没有缩小具体拟定权利要求的情况。 虽然权利要求通用术语是根据其已知技术领域来解释,联邦巡回法院认为,专利申请人其后不能获得在审查期间已被审查员驳回继而被申请人撤回的权利要求。 联邦巡回法院认同地方法院就权利要求作出的解释,该解释缩小了专利说明书中特定种类的通用术语范围,这是因为申请人在专利申请期间已撤回了针对附加种类的权利要求。     故意性并不一定意味着案件异常性 在Stryker Corporation诉Zimmer, Inc.一案（上诉编号：2013-1668）中，联邦巡回法院认为,Seagate案中针对故意行为作出的加重损害赔偿金和律师费裁决并不一定意味着在Halo案中针对故意行为而裁定加重损害赔偿金和费用的裁决具有合理性。    最高法院一并裁决了Halo案和Stryker案,并推翻了Seagate案和当时针对专利故意侵权行为和加重损害赔偿金的适用法规。 Seagate案对故意侵权的测试需要明确且据令人信服的证据,其被控侵权人客观来说是不顾后果且被控侵权人已知道或应该知道侵权的风险。 在Halo案和Stryker案中,最高法院认为,如不考虑客观上不顾后果的行为,就单以主观上故意性即可导致加重损害赔偿裁决,且最高法院并摒弃需要明确且据令人信服的证据,反而支持优势证据之标准。     在本案发回重审时,联邦巡回法院维持陪审团作出的主观故意侵权裁决,认为根据更明确和据有说服力的证据之标准所认定的故意性足以匹敌根据较低优势标准所认定的故意性。 但是,联邦巡回法院根据Halo案撤销了加重损害赔偿裁决,并将案件发回地方法院重新审议,允许地方法院根据案件具体情况酌情作出加重损害赔偿金裁决。 联邦巡回法院还撤销了仅基于故意侵权行为认定而作出的律师费裁决并将其发回重审。 认定其故意性并不一定解读为案件具有异常性。 根据Octane Fitness,案件是否具有异常性由法院根据具体情况逐案裁定。  …

Withdrawal of Claims During Prosecution Can Trigger Prosecution History Estoppel In UCB, Inc. v. Yeda Research and Development Co., Ltd., Appeal No. 2015-1957, the Federal Circuit held that prosecution estoppel…