TTABには色彩商標の範囲を限定する権限がある Covidien社は、患者モニタリング装置と使用する医療用のコネクタやリード線に使用する商標として、ピンク色（パントンPMS 806）からなる商標を登録しようとした。PTOは、その商標が患者モニタリングセンサやケーブルに使用されるMasimo社の「赤色」の登録商標と混同される可能性が高いことを理由に、Covidien社の出願を拒絶した。 Covidien社は、Masimo社の商標を「[Masimo社]が市場で実際に使用している特定の赤色」に限定するように、Masimo社の登録の一部取消しまたは限定を求める請願を行った。Covidien社が請願の根拠としたのは商標法第18条であり、同条は衡平法上の救済手段として登録商標を限定する権限をTTAB（商標審判部）に与えている。 Masimo社は、Coviden社が救済が与えられ得るような請求を主張していないとして同社の請願の却下を申立てたが、TTABは、Covidien社は第18条の救済を請求するのに必要な申し立てを行っていたと判断した。特にTTABは、Covidien社の請願には、登録証に記載されている当該商標の記述がMasimo社が実際に使用している商標に固有のものではないことと、限定案によって混同の可能性があるという認定を回避し得ることが申し立てられていたため、同社の請願は十分であったと認定した。 しかしTTABは、Covidien社が提示したMasimo社の登録商標の修正案は、「使用されていると主張している色を商業用色見本システムを参照して説明しているだけであるため」、適用される要件を満たしていないと判断した。TTABはCovidien社に対し、同社が混同のおそれを生じさせないであろうと主張する修正案中に、もっと明確な記述を提示するように要求した。 Covidien LP v. Masimo Corp., Cancellation No. 92057336 (TTAB Feb. 2014) [先例となる]     Reynolds社の登録商標デザインは変更されたが商標は放棄されていないと判断 Reynolds社は、商標侵害を理由にHandi-Foil社を提訴していた。これに対しHandi-Foil社は、Reynolds社がHandi-Foil社に対して権利を主張している商標登録は放棄されているとして、それら登録の取消を図った。 Reynolds社は、1977年にアルミホイルのパッケージ・デザインについて2件の登録を取得した。同社は1997年にそれらの登録を修正し、パッケージに加えた変更を反映させた。 最初の登録 (図1)   1997年に修正された登録 (図2)  Reynolds社は2007年に、登録されているデザインにさらに変更を加えた使用見本を用いて当該登録を更新した。それらの変更には、青色とピンク色の部分を隔てる一連の銀色の曲線が含まれていた。 2007年の使用見本…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP has been recognized as the Top Patent Prosecution Firm in the United States and Top IP Specialty Firm in the United States by Managing…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP’s victory on behalf of client KFx Medical Corporation against competitor Arthrex Inc. has been recognized by The National Law Journal as one of the…

By Gerard von Hoffmann This is part one of a series of articles that will present the three big issues in IP: Do you own it? Can you protect it?…

[Electronics and audio company Sonos recently announced it will ‘forward-publish’ its patents to inspire others to ‘create differentiated product.’  JD Supra contributors with expertise in these matters: beyond inspiring innovation, what are the…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP has secured a decisive victory on behalf of its longstanding client Treasure Garden, Inc., the world’s largest manufacturer of outdoor umbrellas and shade products. …

On Tuesday, March 25, Knobbe Martens Olson & Bear LLP partners Joseph Mallon, Ph.D. and Brent Dougal will be speaking at the Intellectual Property Owners Association (IPO) Education Foundation’s PTO…

確認判決訴訟において被告が立証責任を負わされたケース 最高裁は、MEDTRONIC, INC. v. MIROWSKI FAMILY VENTURE, LLC.（Appeal No. 12-1128）において、確認判決訴訟において特許権者が被告となり侵害被疑者が非侵害判決を求めている場合には侵害事実の証明責任が侵害被疑者側に移動するというFederal Circuitの判断を覆した。 MedtronicとMirowskiは、Mirowskiへのロイヤルティの支払いと引き換えにMedtronicが特定の特許を実施することを許諾するライセンス契約を締結していた。数年後、MirowskiはMedtronicに対し、Medtronicの7つの新製品がライセンスした特許2件のクレームを侵害しているとMirowskiが考えていると通告した。Medtronicは、クレームが問題の製品を対象としていないか、当該の特許が無効であるため、自社製品は当該特許を侵害していないと考えた。よって、Medtronicは、自社製品がMirowskiの特許を侵害しておらず当該特許が無効であるという確認判決を求めて、確認判決訴訟を提起した。 地裁は、Mirowskiが侵害を主張している当事者として、侵害の事実を証明する責任を負うと判断した。非陪審審理の後、地裁はMirowskiが証明責任を果たさなかったと判断し、Medtronicの製品は特許を侵害していないという確認判決を下した。Federal Circuitはこの地裁判決を取り消し、事件を地裁に差し戻した。Federal Circuitは、ライセンスが存続していることによって特許権者による特許侵害の反訴が妨げられる場合には、非侵害および当該ライセンスに基づく間接責任の不存在を確認する確認判決を求めているライセンシー側が説得責任を負うと判断した。最高裁は裁量上訴を受理した。 最高裁は、Federal Circuitの判決を覆し、ライセンシーがライセンスを受けている特許をライセンシー製品が侵害していないことを証明するために特許権者を相手取り確認判決を求めている場合には、特許権者が侵害問題に関する説得責任を負うという判断を示した。     機能を説明する文言はクレームの限定と判断されたケース Federal Circuitは、NAZOMI COMMUNICATIONS, INC. v. NOKIA CORP. (Appeal 2013-1165) において、非侵害の略式判決を与えた地裁の判断を支持した。…

出願人 商標放棄の主張判決に同意をして詐欺の主張の判決を回避 商標登録取消し審判において、原告は出願人が商標を放棄したと訴えていたが、出願人はその原告の主張に同意し、判決として登録するようTTAB(商標審判部)に申し立てた。TTABは先例拘束性をもつ判決理由の中で、同出願人の申立てを許可した。また、TTABは原告の詐欺の訴えの裁定は拒否し、その理由として、詐欺の訴訟に対する唯一の救済は登録の取消しであるため、本件の場合、商標放棄の訴訟の判決登録が既に認められていることを挙げた。 一般的にTTABは、連邦裁判所と同様に、判決の登録および事件を処理するために必要な訴えのみを裁定している。具体的には、TTABは登録可能性の有無を判断する際、申し立てられたすべての訴えを審決する必要はない。 本件では、Multisorb Technologies社.が、商標放棄および詐欺を理由に、Pactiv Corporationの商標「ACTIVETECH」の登録取消しを求める請願を行っていた。これに対し、被告Pactiv社は商標放棄についての判決にのみ同意する申立てを提出した。そして、同社の商標放棄を理由とする判決への同意は商標登録取消しに十分であり、問題は解決となり、本審判は原告Multisorb社の詐欺の訴えの裁定を行わずに終了するべきと主張した。これに対しMultisorb社は、Pactiv社の申立てを認めれば、商標使用詐欺の訴えの判決から生じる再訴遮断効の恩恵をMultisorb社が受けられなくなると主張した。  TTABは、商標使用の詐欺について判決を出すことは次の二つの理由から不要と判断した。第一には、商標放棄についての判決が登録されることによって、当該商標の登録が取り消されることである。第二には、商標使用詐欺の訴訟について判決を出しても、Pactiv社が同じ商標の新規出願を行うことを禁じることにはならず、また、Pactiv社の新規出願に対しMultisorb社が異議申立てを行うことを請求排除の効力に基づいて禁じるものともならないことである。  Multisorb Technologies, Inc. v. Pactiv Corporation, Cancellation No. 92054730 (December 30, 2013) [先例となる]     美容サロンの商標「SHAPES」に対する異議申立てにおいて「SHAPE」誌が勝訴 TTABは、先例拘束性をもつ審決意見において、混同のおそれを理由に美容サロンに使用される商標「SHAPES」の登録阻止を求めていた「SHAPE」誌の異議申立てを認めた。  出願人であるD & D Beauty Care…

ReCor Medical, an international medical device company that has developed an innovative ultrasound therapy for patients with resistant hypertension, has achieved a decisive victory from the Delaware Supreme Court.  In…