Domaines Pinnacle, a Canadian corporation and producer of alcoholic ice apple wines, filed an application with the US Patent and Trademark Office seeking to register the mark DOMAINE PINNACLE for…

先行商標を優先権主張に使えるかどうかを陪審が判断 最高裁は、HANA FINANCIAL, INC. v. HANA BANK, No. 13-1211において、優先権の有無を判断する目的で2つの商標のタッキング(使用期間の加算)の可否を判断するのは、タッキングが消費者の視点に基づいて事実を問う問題であることから、陪審が判断すべき問題であるという判断を下した。   Hana Financial社は、「Hana Financial」という商標を侵害しているとしてHana Bankを提訴していた。Hana Bankは、先行商標であり継続的に使用してきた自社の商標「Hana Overseas Korean Club」基づき優先権を自社が保持していたと主張し、侵害を否定した。Hana Bankは、のちに「Hana World Center」と「Hana Bank」という商標を用いて営業したが、この2つの商標は先行商標と同じ継続的な商取引上の印象を作り出していたためタッキングの原則が適用されるとし、自社が優先権を保持していたと主張した。陪審は、タッキングに基づいてHana Bankを支持する評決を出した。第9巡回区連邦控訴裁判所もこの評決を支持した。最高裁は、商標のタッキングは陪審が判断すべきか、という争点に関する裁量上訴を受理し、第9巡回区連邦控訴裁の判決を支持した。   最高裁はまず、審理する問題が普通の人またはコミュニティーがどのように評価するかを問うものである場合、通常は陪審が適切な判断者であるという一般原則を述べた。タッキングは、検討すべき問題が2つの商標が消費者が同じ商標と認識するような同じ継続的な商取引上の印象を作り出しているかどうかを問うものであるため、まさにその種の問題に合致する。陪審裁判が請求されており、事実が略式判決または法律問題としての判決を下すことを正当化するようなものではない場合には、タッキングは陪審によって判断されるべきである。  次に、最高裁はHana Financial社の4つの主張について検討した。 第一に、最高裁は、陪審が法的基準を適用する例はよくあり、タッキングは法律問題と事実問題が混在している他の問題と何ら相違ないという見解を述べた。陪審への説示が注意深く練られたものであれば、陪審による法的基準の不適切な適用は防げると考えられる。第二に、最高裁は、陪審がタッキングの可否判断を行うことによって新たな法律が創り出され、そのために、これまで陪審が不法行為、契約または刑事に関わる事件について判断してきた範囲を超えて判事の領分を侵害することになるという主張には同意しなかった。第三に、最高裁は、商標制度が有効に機能するためには予測可能である必要があることによって、判事がタッキング問題に関する判断を下すことが義務付けられるという主張にも同意しなかった。最高裁は、陪審が不法行為、契約及び刑事に関する事件において法的基準を適用し処分を決定することはよくあり、商標のタッキングについて異なる扱いをする理由はないと述べた。最後に、これまでタッキング紛争は判事が解決してきたという主張について、最高裁は、Hana Financial社が例証として揚げたケースが非陪審審理と略式判決を伴う状況において発生したものであったと判断した。しかし、そうしたケースは、陪審が選任された場合および事実による略式判決も法律問題としての判決も必要とされない場合には、タッキングは陪審が審理すべき問題である、という最高裁の結論を変えるものではない。    商標中での地名使用が認められる Federal…

クレーム解釈で地裁の事実認定が尊重されたもう1つのケース 最高裁は、TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. v. SANDOZ, INC. (No. 13-854) において、クレーム解釈判断の裏付けとなった事実認定の再審理では明白な誤りの有無を検討するという判断を示した。この判決は、クレーム解釈のあらゆる側面をde novo(覆審)で再審理することをFederal Circuitに許してきた長年の先例を覆し、地裁の事実認定をより尊重するものである。最高裁は、判事がクレーム解釈の際に外的証拠について事実認定を行うことは稀であるため、この新基準が多くの特許訴訟事件に適用されるとは考えていない。 Federal Circuitは、今後、副次的事実に関する紛争についての地裁の決定を再審理する際には、de novoではなく「明白な誤り」の基準を適用しなければならない。最高裁は第一に、連邦民事訴訟規則52条(a)(6)には誤りであることが明白でない限り地裁の事実認定を覆すことを禁じる「明確な指針(clear command)」が説明されていると説いた。また、最高裁は第二に、Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)は、上訴審での事実認定の再審理に適用される通常規則に例外を作り出さないと説いた。むしろ、Markman 判決は、裁判所が特許を解釈する際には、クレームに技術用語や一般的でない語句が使用されている場合など、副次的事実に関する紛争を解決しなければならないことがあることを認識したものである、という趣旨である。第三に、最高裁は、事実認定を法律問題から切り離して扱うことはFederal Circuitにとって困難すぎる、という主張を退けた。最高裁は、双方を同様に扱うことの複雑さの方が、一貫性のない結果が生じる最小限のリスクを上回ると説いた。 次に、最高裁は、明白な誤りの基準を適用する方法を明確にした。地裁が特許の内的証拠だけを検討する場合には、判事が行う判断は法律的判断のみであり、Federal Circuitは解釈をde novoで再審理することになる。ただし、地裁がクレームを理解するために外的証拠を参考にする場合であって、それらの副次的事実が争われている場合には、裁判所はその外的証拠について副次的事実の認定を行う必要がある。クレームの最終的解釈は法律的結論であり、de…

Jury Decides Whether Earlier Trademark Can Be Used For Priority In HANA FINANCIAL, INC. v. HANA BANK, No. 13-1211, the Supreme Court held that whether two trademarks may be tacked…

More Deference to District Courts in Claim Construction In TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. v. SANDOZ, INC., No. 13-854, the Supreme Court held that factual findings underpinning claim construction rulings are…

Knobbe Martens Olson & Bear LLP, one of the nation’s leading intellectual property law firms, is pleased to announce that partner Amy Chun has been selected by International Law Office…

The following interview was originally published on Lawdragon.com and it has been reprinted below with permission. Our 10th anniversary edition of the Lawdragon 500 is bound to have an impressive array of…

On Friday, January 16, 2015, the University of San Diego, School of Law held their 5th Annual Patent Law Conference, sponsored in part by Knobbe Martens. San Diego Partner Kerry…

Jonathan Losk has joined Knobbe Martens Olson & Bear LLP, as a partner in the firm’s Los Angeles office. His practice focuses in the medical device, electronics, communications and computing…

On February 5, the Federal Circuit issued its first decision on an appeal of a final written decision of an Inter Partes Review (“IPR”). The decision addressed two outstanding questions of…