联邦巡回法院工作总结——2016年10月

在专利申请期间撤回权利要求可触发申请过程禁反言

在UCB, Inc.诉 Yeda Research and Development Co., Ltd.一案（上诉编号：2015-1957）中，联邦巡回法院认为,申请过程禁反言亦可适用于没有缩小具体拟定权利要求的情况。

虽然权利要求通用术语是根据其已知技术领域来解释,联邦巡回法院认为,专利申请人其后不能获得在审查期间已被审查员驳回继而被申请人撤回的权利要求。 联邦巡回法院认同地方法院就权利要求作出的解释,该解释缩小了专利说明书中特定种类的通用术语范围,这是因为申请人在专利申请期间已撤回了针对附加种类的权利要求。

故意性并不一定意味着案件异常性

在Stryker Corporation诉Zimmer, Inc.一案（上诉编号：2013-1668）中，联邦巡回法院认为,Seagate案中针对故意行为作出的加重损害赔偿金和律师费裁决并不一定意味着在Halo案中针对故意行为而裁定加重损害赔偿金和费用的裁决具有合理性。   

最高法院一并裁决了Halo案和Stryker案,并推翻了Seagate案和当时针对专利故意侵权行为和加重损害赔偿金的适用法规。 Seagate案对故意侵权的测试需要明确且据令人信服的证据,其被控侵权人客观来说是不顾后果且被控侵权人已知道或应该知道侵权的风险。 在Halo案和Stryker案中,最高法院认为,如不考虑客观上不顾后果的行为,就单以主观上故意性即可导致加重损害赔偿裁决,且最高法院并摒弃需要明确且据令人信服的证据,反而支持优势证据之标准。    

在本案发回重审时,联邦巡回法院维持陪审团作出的主观故意侵权裁决,认为根据更明确和据有说服力的证据之标准所认定的故意性足以匹敌根据较低优势标准所认定的故意性。 但是,联邦巡回法院根据Halo案撤销了加重损害赔偿裁决,并将案件发回地方法院重新审议,允许地方法院根据案件具体情况酌情作出加重损害赔偿金裁决。 联邦巡回法院还撤销了仅基于故意侵权行为认定而作出的律师费裁决并将其发回重审。 认定其故意性并不一定解读为案件具有异常性。 根据Octane Fitness,案件是否具有异常性由法院根据具体情况逐案裁定。

软件权利要求包含使其具有专利资格的限制条件

在McRO, Inc.诉 Bandai Namco Games America一案（上诉编号：2015-1080、-1081、-1082、-1083、-1084、-1085、-1086、-1087、-1088、-1089、-1090、-1092、-1093、-1094、-1095、-1096、-1097、-1098、-1099、-1100、-1101）中，联邦巡回法院推翻了地方法院即根据§101针对三维动画角色中的同步口型和自动化面部表情的权利要求无效之裁决。

原告McRO, Inc.起诉多个被告侵犯两项专利,这两项专利保护的是三维角色同步口型和自动激活面部表情的方法。被告基于原告的起诉状请求裁定,地方法院根据§101作出裁决,主张所称的权利要求因涉及不属于专利保护主题而无效。

案件上诉时,联邦巡回法院推翻了地方法院的上述裁决,并认为要求保护的方法并非针对于抽象的概念。与被告的论点相反,这些权利要求没有宽泛到涵盖动画角色同步口型自动化的整个概念。虽然这些权利要求广义上涵盖使用未指定的一套规则来定义角色的面部表情输出,但是未要求保护一套特定的规则并不会使这些权利要求抽象化。联邦巡回法院解释说,要求保护的规则包括某些限制条件,例如必须以某种方式呈现使它们更类似,并不见得它不能取得专利权。因此,这些权利要求被认为是具有专利资格,并且联邦巡回法院没有提及Alice测试法的第二步。

联邦巡回法院重申需对显而易见性进行灵活分析

在ClassCo, Inc.诉 Apple, Inc.一案（上诉编号：2015-1853）中，联邦巡回法院维持委员会得出的显而易见性结论。

联邦巡回法院根据KSR International Co.诉 Teleflex Inc. 案(550 U.S. 398 (2007)),驳回了ClassCo的论点,即如果在不改变它们各自功能的情况下仅结合旧元素,组合参考是显而易见的。 相反的,KSR一案表明需用一种“灵活的方法”来分析显而易见性,认定常见的物品可能有超出其主要目的的明显用途。

联邦巡回法院还认定,委员会对ClassCo提供的赞誉和商业成功证据毫不重视,从而犯错。 现有技术里并无法得到ClassCo的赞誉证据但其特点是在权利要求范围之内。 此外,ClassCo销售的产品涵盖了要求保护的特点,因此其商业成功具有一定的重要性。 但联邦巡回法院认定委员会的最终结论没有错误,这是因为ClassCo提供的现有技术文献不足以克服现有技术里前三个Graham因素。

联邦巡回法院宣布一项针对专利审判与上诉委员会(PTAB)决定的可复审性的新测试法，以实施多方复审程序(IPR)

在Husky Injection Molding Systems Ltd.诉 Athena Automation Ltd.一案（上诉编号：2015-1726）中，联邦巡回法院宣布一项测试法，以确定何时可以审查对实施授权后程序决定提出的质疑。

首先,联邦巡回上诉法院必须确定该质疑是否与实施授权后程序决定有关法规的适用或解释有“密切关联”,或其是否涉及宪法问题、其他较不密切关联的法规或超出与实施授权后程序有关的法规章节之其他问题。 如果是后者,联邦巡回法院可对该决定进行审查。 如果是前者,联邦巡回法院只能审查该决定是否“针对委员会就特定专利作出的最终无效授权”。

Husky前总裁也是该专利的共同发明人将其专利权转让给Husky,其后离开Husky组建Athena。 Athena请求进行IPR对该专利提出质疑。 Husky争论称,禁反言规定禁止转让人Athena提交请求书。 委员会驳回了这一论点并进行了审查,认为35 U.S.C. § 311允许不是专利权人的任何人提交IPR请求书。 委员会的最终书面决定认定某些权利要求不具专利性。 Husky对允许实施IPR的决定而提出上诉。

在应用新颁布的测试法来判定联邦巡回法院是否可以审查对实施授权后程序决定提出质疑时,联邦巡回法院认为,委员会作出关于转让人禁反言并不妨碍提交IPR的决定与联邦巡回法院审查适用于实施IPR的法规极为密切相关。 法官Plager对决定的这一部分持不同观点,其认为§ 311与适用于实施IPR决定的法规没有密切关系,或者该问题超出了与实施IPR有关的法规章节之范围。