Federal Circuit Review - August 2017 - 2017年8月联邦巡回上诉法院摘要

地区法院滥用自由裁量权，无视联邦巡回上诉法院要求根据Octane Fitness案复议律师费的命令

在Adjustacam, LLC诉 Newegg, Inc.一案（上诉案件编号：2016-1882）中，联邦巡回上诉法院认为，地区法院未能遵循联邦巡回上诉法院要求根据新的法律标准复议该案的命令，在案件事实本身足以令法院裁定律师费的情况下，滥用自由裁量权拒绝裁定律师费。

AdjustaCam起诉Newegg及其他被告侵犯一项针对网络摄像头旋转夹子的专利。在不利的权利要求解释令出台后不久，AdjustaCam与大多数被告达成和解，但继续起诉Newegg。AdjustaCam最终请求终局性地驳回该案，而Newegg请求根据《美国法典》第35卷第285节宣布该案属于例外案例并裁定费用，指出AdjustaCam过去存在谋求超付价值和解金、在Markman案件后其侵权主张较弱以及滥用诉讼手段的问题。

地区法院驳回了Newegg的请求，Newegg继而提出上诉。然后，最高法院公布了其对Octane Fitness案的裁决，联邦巡回上诉法院根据Octane案的原则，将该案发回复议。在发回复议后，一名新法官采纳了以前法官作出的没有多少例外案例的事实认定，并再次得出该案不属于例外案例这一结论。Newegg再次提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了该案，认定地区法院在两个方面滥用了自由裁量权。首先，地区法院未能基于案件的整体情况及在Octane Fitness案所规定的举证责任较弱的情况下审查该案。采纳以前法官的事实认定而未作实质性分析，这表明地区法院并没有遵循联邦巡回上诉法院的命令。其次，地区法院在认定AdjustaCam案实质性问题时显然犯有错误。联邦巡回上诉法院认定，在权利要求解释裁决出台后，AdjustaCam的起诉就变得“毫无根据”，且AdjustaCam以“不合理的方式”进行诉讼，特别是多次送达过时的专家声明和报告。法院进一步认定，AdjustaCam寻求超付价值损害赔偿金的模式进一步佐证了法院得出的不合理性的结论。

联邦巡回上诉法院推翻专利审判与上诉委员会(PTAB)不正确的“方式加功能”分析

在IPcom GmbG & Co.诉HTC Corporation一案（上诉案件编号：2016-1474）中，联邦巡回上诉法院认为，专利商标局(PTO)不可基于“最广泛的合理解释”标准将“方式加功能”的限制性解释为纯功能。相反，PTO必须查看执行该功能的对应结构的说明书。

IPCom起诉HTC涉嫌侵犯一项针对从一个基站向另一个基站传送来电的方法和系统的专利。HTC请求进行多方复审。在解释“方式加功能”限制“重新激活链接的安排”时，委员会拒绝了IPCom提出的用于执行该功能的3步算法。然而，委员会并没有确定其所认为的基于说明书的正确算法。相反，委员会确定，IPCom所提算法的每个单独的步骤均不是分别有必要的。因此，委员会认为，在得出其无需考虑现有技术是否公开了该三个步骤中的任何一个这一结论之后，有几项权利要求具有显而易见性。

IPCom辩称，委员会从未确定专利说明书中与“重新激活链接的安排”相对应的结构，这是错误的。联邦巡回上诉法院认为，委员会不当地将该限制视为纯粹的功能限制。委员会的结论不符合联邦巡回上诉法院先前在In re Donaldson Co.案（《联邦汇编（第三辑）》第16卷第1189、1193页（联邦巡回上诉法院，1994年））中作出的裁决，认为PTO不可忽视专利说明书中公开的与“方式加功能”限制相对应的结构。因此，联邦巡回上诉法院撤销了委员会基于“重新激活链接的安排”这一用语得出的显而易见性认定，并将案件发回复议。

联邦巡回上诉法院维持Soft Gel的辅酶Q-10胶囊版专利权利要求无效性认定

在Soft Gel Technologies, Inc.诉Jarrow Formulas, Inc.一案（上诉案件编号：2016-1815）中，联邦巡回上诉法院维持了针对soft gel CoQ10胶囊的专利权利要求无效性认定，认为显而易见性的法律标准要求有合理的成功预期，而不是绝对可预见性。

Jarrow Formulas要求对涉及使用右旋柠檬烯（单萜）作为CoQ10溶剂的三项相关专利进行多方复审。PTAB基于显而易见性这一理由认定三项专利中的各项权利要求无效。在上诉时，Soft Gel质疑了委员会的事实认定，即普通技术人员可合理预期结合现有技术参考文献的成功性。Soft Gel辩称，由于委员会引用的参考文献没有明确提及右旋柠檬烯，本领域技术人员不会预期右旋柠檬烯的作用像现有技术实际公开的单萜——香芹酮(carvone)——一样。联邦巡回上诉法院拒绝采纳这一观点，指出另一个现有技术参考文献讨论了关于CoQ10和精油（如柠檬烯）之间相互作用的未来研究。正如委员会正确指出的那样，“那些有关未来研究的建议表明，本领域技术人员将会认识到，单萜类柠檬烯和香芹酮在精油-CoQ10混合物中是有意义的。”

Soft Gel还强调，现有技术作者的后续研究评估了右旋柠檬烯在药物输送系统中的应用。Soft Gel辩称，进行后续研究的原因是因为现有技术实验中的结果并不明显归因于右旋柠檬烯。联邦巡回上诉法院拒绝采纳这一观点，因为“Soft Gel将不正确的法律标准应用于显而易见性，要求‘绝对可预见性’，而不是合理的成功预期。”联邦巡回上诉法院推断，“补充研究并不意味着对可能的结果认识不足；相反，频繁进行研究是为了确认所怀疑的是真实的。”

地区法院可能惩罚能让人推断出具有欺骗美国专利商标局(USPTO)这一特定意图的证据开示滥用行为

在Regeneron Pharmaceuticals诉Merus N.V.一案（上诉案件编号：2016-1346）中，联邦巡回上诉法院认为，由于原告广泛的不当诉讼行为，因此地区法院在得出原告具有欺骗专利局这一特定意图的不利推断中，并没有滥用自由裁量权。

Regeneron起诉Merus侵犯专利权。Merus提出反诉，基于Regeneron在专利申请期间向审查员隐瞒四个现有技术参考文献，存在不公平行为，因此Merus请求作出不可执行性认定。地区法院将不公平行为审判分为两次法官审判，以确定现有技术参考文献的重要性以及Regeneron具有欺骗PTO这一特定意图。在第一次法官审判中，地区法院认定，四个被隐瞒的现有技术文献中的每一个均没有累积性，并且实际上对于专利申请而言属于“若无则不”材料。然而，地区法院没有就特定意图进行第二次法官审判，而是通过得出Regeneron具有欺骗PTO的特定意图这一不利推断，对Regeneron广泛的不当诉讼行为进行惩罚。

联邦巡回上诉法院维持原判。法院指出，Regeneron在证据开示期间，扣留与被控企图欺骗PTO行为有关的非特权文件，屡屡不能充分和足够地出示文件，Regeneron在诉讼期间的行为属于一种不当行为模式。诉讼期间的这种不当行为模式足以支持Regeneron具有欺骗PTO的特定意图这一不利推断，即Regeneron在专利申请期间扣留了重要的参考文献。联邦巡回上诉法院认为，Regeneron在诉讼中的不当行为模糊了其在专利申请中的不当行为，并得出结论认为，地区法院在得出Regeneron具有欺骗专利局这一特定意图的不利推断中，并没有滥用自由裁量权。

Newman法官对上述结论持有异议，其辩称，不能通过推断来得出具有欺骗这一特定意图，而必须通过明确及令人信服的证据来证明有此意图。她还辩称，虽然诉讼中的不当行为可以支持法院驳回诉讼，但不可执行性的确立必须基于可执行性法则，而不应作为一种证据开示惩罚来强制实行。