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Federal Circuit Review - July 2017 - 2017年7月联邦巡回上诉法院摘要

| Irfan LateefDaniel Kiang

地区法院在认定案件属于例外情况时滥用了自由裁量权

Rothschild Connected Devices诉 Guardian Protection Services一案(上诉案件编号:2016-2521)中,联邦巡回上诉法院认为,地区法院在确定该案不属于例外情况时滥用了其自由裁量权。该案中,原告故意无视现有技术,并且采用了一种无理取闹的诉讼方式,以获得超值和解金。

Rothschild起诉ADS专利侵权。ADS向Rothschild发送电子邮件,称所主张的专利根据第101节的规定不具有专利适格性,且根据第102(a)(1)节规定属于一种预期专利。ADS接下来请求对其根据第101节作出的辩驳进行判决。ADS还向Rothschild发送了第11条规则安全港通知(Rule 11 Safe Harbor Notice)及其根据第11(b)条规则拟定的且引用了预期现有技术的处罚请求书之副本。然后,Rothschild在安全港期间自愿请求法院驳回诉讼。ADS反对该驳回请求,并提出追讨律师费的反请求,称Rothschild的诉讼在客观上不合理。地区法院支持Rothschild的驳回请求,但不支持ADS的追讨律师费的反请求。

联邦巡回上诉法院根据第285节规定,推翻了地区法院不支持ADS追讨律师费的判决,认为地区法院在认定该案不属于例外情况时滥用了其自由裁量权。尤其是,地区法院没有考虑Rothschild故意无视现有技术的行为,该行为部分由Rothschild的宣誓书所证明,该宣誓书表明Rothschild及其法律顾问均没有对ADS追讨律师费的反请求书中所引用的现有技术进行任何分析,但是却坚信所主张的专利是有效的。亦没有证据表明Rothschild或其律师在提起诉讼之前对被告的产品或可公开获得的信息进行过评估。联邦巡回上诉法院还表示,地区法院误判了Rothschild在其他诉讼中的行为,指出Rothschild针对逾50名其他被告的无理诉讼作为无可争议的证据,佐证了该案确实属于例外案件这一认定。

最后,地区法院错误地将第11条规则的安全港条款与第285节的律师费裁定混为一谈。根据第11条规则,无理行为无需作为根据第285节规定的例外情况予以独立制裁。



联邦巡回上诉法院认为构件未引发适用构件加功能规定

Skky, Inc.诉 Mindgeek, s.a.r.l.一案(上诉案件编号:2016-2018)中,联邦巡回上诉法院认为,在“无线设备构件”这一权利要求术语中使用“构件”一词构成了一个推定,即该术语是一种“构件加功能”限制,引发适用第112¶6节规定,但由于该权利要求术语列举了足够的结构,因此该推定又被推翻。

MindGeek提交了一份要求对Skky的专利进行多方复审的请愿书。被质疑的权利要求涉及一种将多媒体文件传输到“无线设备构件”的方法。专利审判与上诉委员会认定,“无线设备构件”并不引发适用第112¶6节规定,因为该短语与功能无关。基于这一解释,委员会认定,鉴于存在两个参考文献,被质疑的权利要求具有显而易见性,因此无效。Skky不服该认定,进而提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的认定。联邦巡回上诉法院指出,其不受审查员的观点(即该权利要求术语引发适用第112¶6节规定)所制约。此外,联邦巡回上诉法院表示,确定权利要求术语是否引发适用第112¶6节规定,所要表明的不仅仅是“构件”这一词语的存在感,而是该权利要求术语是否为技术人员所理解并用于指定结构。这里,术语“无线设备”是用于指定结构的常见用语。尽管使用了术语“构件”,但该短语缺乏任何相关功能。因此,推翻了该短语是一种“构件加功能”限制的推定。基于这一解释,联邦巡回上诉法院维持了委员会作出的显而易见性这一认定。



最高法院就《2009年生物制品价格竞争与创新法案》中的专利规定发布第一项决定

Sandoz Inc.诉 Amgen Inc.等人一案(案件编号:15-1039)中,最高法院认为:(1)根据联邦法律,生物仿制药申请人将申请材料和制造信息提供给原研药制造商的要求不得通过禁令而强制执行;(2)要求申请人发出的商业营销通知可以在FDA批准之前提出。

Sandoz根据《2009年生物制品价格竞争与创新法案》向FDA申请批准一种属于Amgen产品的生物仿制品的药物。在其通知中,Sandoz拒绝提供根据《美国法典》第42卷第262(l)(2)(A)节要求的申请书和制造信息。Sandoz还表示,其打算在收到FDA批准后立即(至少在该通知后180天)开始在市场上对该产品进行商业营销。Amgen根据第262(l)(9)(C)节及加州不公平竞争法之规定提起诉讼,请求授予要求披露信息的禁令,并要求该180天通知在FDA批准后开始。

联邦巡回上诉法院维持了驳回Amgen根据州法律提出的诉讼请求,并进一步认为联邦法律并没有规定这种禁令救济。联邦巡回上诉法院认同Amgen的要求,即申请人必须在FDA批准该生物仿制药后才发出商业营销通知。

最高法院维持了联邦巡回上诉法院作出的根据联邦法律不可授予禁令救济这一裁定,解释称,第262(l)(9)(C)节的宣告式救济是对违反第262(l)(2)(A)节规定之行为的专属救济。然而,最高法院将案件发回联邦巡回上诉法院重审,要求该院考虑可否基于违反第262(l)(2)(A)节规定属于“违法”行为这一事实,而根据州法律授予禁令。

然后,最高法院推翻了联邦巡回上诉法院关于通知时间问题的裁定,认为申请人可以在FDA发给许可证之前发出商业营销通知。在解释第262(l)(8)(A)节的用语时,最高法院认为“许可”一词针对的是拟被商业营销的生物仿制药,而与要求申请人发出的通知无语法关联



联邦巡回上诉法院推翻国际贸易委员会(ITC)的不确定性裁定

One-E-Way, Inc.诉国际贸易委员会一案(上诉案件编号:2016-2105)中,联邦巡回上诉法院推翻了ITC作出的“几乎不受干扰”一词具有不确定性的即决裁定。

One-E-Way向ITC提交了一份起诉状,指控索尼(Sony)公司及其他被告侵犯了其两项专利。这些专利涉及无线数字音频系统,该系统允许用户即使在共享空间内操作时也能进行私人聆听。被主张的每项权利要求均包含“几乎不受干扰”一词。在国际贸易委员会,被告辩称,该词并未出现在被主张专利的共享说明书中,并且是不确定的。行政法法官作出了不确定性即决判决,从而使所有被主张的权利要求均无效。委员会维持了这一裁定,One-E-Way不服该裁定,进而提出上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了该裁定,认同One-E-Way提出的解释,即“几乎不受干扰”系指“不会发生窃听行为”。在相关专利申请审查期间,申请人解释称,现有技术参考文献“并没有教导、披露或暗示在干扰几乎被消除的情况下(例如在不能发生窃听行为的情况下)的此种关系……”。联邦巡回上诉法院解释称,申请人的声明“与专利说明书完全一致”,并为本领域普通技术人员(POSITA)提供了有关该术语含义的指导。国际贸易委员会和被告辩称,这一声明并不相关,因为其是在声称“不受干扰”而不是“几乎不受干扰”这一权利要求上下文中提出的。联邦巡回上诉法院不予认同,指出声明中最重要的语句使用了“几乎”一词。联邦巡回上诉法院解释称,“几乎”一词是一个表示程度的用语,尽管申请人没有提供该词的技术定义,但“就确定性而言,该词不需要对干扰量进行技术上的衡量”。因为根据专利说明书和专利审查史,本领域普通技术人员能够知悉最高法院的Nautilus标准所要求的具有合理确定性的本发明的范围,所以该词符合确定性要求。