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Federal Circuit Review - March 2017 - 2017年3月联邦巡回上诉法院摘要

Thursday, March 30, 2017
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Federal Circuit Review - March 2017 - 2017年3月联邦巡回上诉法院摘要

联邦巡回上诉法院基于显而易见性理由不充分将IPR最终裁定发回重审,避免回答适当的权利要求解释标准问题

Personal Web Technologies, LLC诉苹果公司 一案(上诉案件编号:2016-1174)中,联邦巡回上诉法院认为,在IPR中确定显而易见性时,PTAB必须通过证据和解释来认定:(1)所引用的现有技术披露了被质疑的权利要求的所有要素,以及(2)本领域普通技术人员(“POSA”)将有动机将所引用的现有技术与合理的成功预期相结合。

苹果公司请求对Personal Web Technologies (“PWT”)的旨在基于数学函数来命名文件的专利进行多方复审。委员会启动了复审,认为该等权利要求明显基于苹果公司的被引用参考文献,因此不具有专利性。

PWT在联邦巡回上诉法院称,委员会没有足够论据支持其得出的该等权利要求具有显而易见性这一结论,辩称委员会未对其所认定的“被引用参考文献披露了相关权利要求的所有要素”或“本领域普通技术人员有动机将该等参考文献与合理的成功预期相结合”提供支持。联邦巡回上诉法院认同这一观点并认为委员会的裁定具有几个瑕疵。首先,委员会的裁定引用了一篇参考文献,该参考文献披露了该等权利要求的一些要素,而苹果公司请愿书所依赖的仅是另一篇参考文献。委员会未注意到这一差异。此外,委员会的裁定并没有解释被引用的参考文献段落是如何符合权利要求限制。最后,委员会认定被引用参考文献“将允许”本领域普通技术人员得出要求保护的发明。联邦巡回上诉法院解释称,结合现有技术参考文献的可能性并不导致显而易见性——结合的动机及合理的成功预期均是必要条件。基于上述不足之处,联邦巡回上诉法院撤销了委员会的显而易见性裁定,并将案件发回重审。

在最终书面裁定之后但在请求委员会再审期间有关专利到期,此时是否应将最宽泛合理解释(“BRI”)标准或地区法院的权利要求解释标准适用于IPR,联邦巡回上诉法院未就此作出裁定。相反,联邦巡回上诉法院认为,根据两项标准中的任何一项,委员会的权利要求解释均是正确的,因为权利要求用语的含义可从该等权利要求的表面清晰得出。联邦巡回上诉法院指出,允许当事人请求适用地区法院解释标准的新的18个月期间规则(《美国联邦法规》第37卷第42.100(b)节)并不适用,因为该规则对本IPR无效,无论如何,从提交请愿书到专利期满的时间已逾18个月。

 


 

联邦巡回上诉法院驳回专利授权公司提出的被迫在加州应诉存在不公平之主张

Xilinx, Inc.诉Papst Licensing GmbH & Co. KG 一案(上诉案件编号:2015-1919)中,联邦巡回上诉法院认为,为行使特别属人管辖权,法院必须认定(1)当事人和审判地所在州之间存在充分的最低限度接触,以及(2)如此行事是“公平合理的”。联邦巡回上诉法院尤其认为,对向审判地所在州发出过通知函、为讨论侵权争议访问过审判地所在州且以前在审判地所在州起诉过的当事人行使管辖权,是公平合理的。

Papst是一家德国专利授权公司,曾向赛灵思(Xilinx)发出数封通知函,指控对方专利侵权。在赛灵思未予回应的情况下,Papst派代表到赛灵思加州总部讨论侵权争议。双方未达成一致,赛灵思向加州北区美国地区法院提起确认之诉,要求宣告不侵权和无效。地区法院基于缺乏属人管辖权这一理由驳回诉讼。随后赛灵思上诉。

Papst对其行为(包括向赛灵思发出通知函及访问加州赛灵思)满足最低接触要求这一说法没有争议。相反,Papst争议的是,行使属人管辖权并不“公平合理”。在满足最低接触要求的情况下行使管辖权属于推定合理。为抗辩管辖权争议,当事人必须仿效汉堡王(Burger King)展示一个“引人注目的案件”,表明管辖权不合理。汉堡王案件的五个要素包括:(1)被告的负担,(2)审判地所在州在争议裁决中的利益,(3)原告在获得便利有效救济中的利益,(4)州际司法制度在获得最有效争议解决方式中的利益,以及(5)各州在推进基本实质性社会政策中的共同利益。

Papst将其争议重点放在第一个要素上,依赖的是Redwing的观点,即尽管警告函满足最低限度接触要求,但这些信件并不能解决公平分歧。Redwing解释称,要求被告在一个其仅出于为发出适当的专利权通知而进行接触的遥远的国外审判地进行答辩,是施加在被告身上的不合理的负担。本院驳回了Papst的争辩,认为被告的负担很小。尽管Papst是一家位于美国境外的专利授权公司,但其在美国的行为并不仅仅是向加州发出通知函,还包括前往加州讨论侵权争议和进行许可报价。Papst甚至在过去还选择在加州提起七起专利侵权诉讼。

因此,联邦巡回上诉法院认为,在加州对Papst行使特别属人管辖权适当。

 


 

涵盖商业方法专利必须包括至少一项包含金融活动要素的权利要求

Secure Axcess, LLC PNC Bank National Association等人 一案(上诉案件编号:2016-1353)中,联邦巡回上诉法院认为,若涉及方法的权利要求仅是伴随某一金融活动,则该权利要求不属于CBM复审范围。CBM专利要求其中权利要求包含金融活动要素。

联邦巡回上诉法院推翻了委员会得出的相关专利是CBM专利的结论。本院认为,委员会错误地解释了《美国发明法案》(AIA)第18(a)(1)(E)节所规定的涵盖商业方法(CBM)专利的法定定义,并不适当地扩大了该法的范围。《美国发明法案》将CBM专利定义为“声称用于在金融产品或服务之实践、实施或管理中执行数据处理或其他操作的方法或相应设备……”(《美国发明法案》第18(d)(1)节)。联邦巡回上诉法院澄清,就属于CBM复审范围的专利而言,其必须包括一项包含金融活动的权利要求。具体而言,至少有一项权利要求在根据书面描述进行适当解释时必须包含金融相关活动。联邦巡回上诉法院引用了Versata案(《联邦汇编(第三辑)》第793卷第1306页,联邦巡回上诉法院,2015年)、Blue Calypso案(《联邦汇编(第三辑)》第815卷第1331页,联邦巡回上诉法院,2016年)及SightSound案(《联邦汇编(第三辑)》第809卷第1307页,联邦巡回上诉法院,2015年),将它们作为表明哪些专利属于CBM专利范围的示范性案例。

本案中,权利要求涉及“用于网页认证的系统和方法”。该等权利要求与金融活动的唯一联系是,例如,该发明可用于商业或银行网站。因此,联邦巡回上诉法院认为,该专利要求保护的方法和设备不属于CBM复审范围。

 


 

供应单一组件不构成第271(f)(1)节规定的侵权

Life Technologies诉Promega一案中,最高法院认为,提供多组件发明的单一组件供境外组装并不导致《美国法典》第35卷第271(f)(1)节规定的责任,因为该条文中的“实质部分”一词是指定量要求,单一组件不能构成该条文规定的“实质部分”。

Life Technologies获Promega授权在全球范围内的某些使用领域执行针对基因检测工具包的专利权利要求。Life Technologies在美国制造了该工具包的一个组件Taq聚合酶,并将其运到英国。然后将Taq聚合酶与在英国制造的工具包的其他四个组件组装起来。Life Technologies在授权使用范围之外销售该工具包,此时,Promega根据《专利法》第271(f)(1)节规定(即禁止从美国供应“专利发明的组件的全部或实质部分”供境外组装)提起诉讼。陪审团呈交一份侵权裁决,而地区法院将其作为一个法律问题作出有利于Life Technologies的判决。联邦巡回上诉法院推翻该判决,认为单一重要组件可构成第271(f)(1)节所述的发明组件的“实质部分”,并认定Taq聚合酶即属于此类组件。Life Technologies随后上诉,最高法院发出调卷令。

高院认为,第271(f)(1)节所述的“实质部分”是指定量要求而非定性要求。该条文的语境指出了“实质性”一词的定量含义,部分原因在于相邻的“全部”和“部分”等词传达了定量的含义。此外,作定性理解将使修饰语“组件的…”成为不必要内容。高院进一步认定,单一组件不能构成引发第271(f)(1)节责任的“实质部分”。高院将第271(f)(1)节中复数形式的“各组件”与规定了从美国向境外提供“特别制造的或特别适用于某一专利发明的任何组件”的责任的第271(f)(2)节中的“任何组件”进行了对比。将第271(f)(1)节理解为涵盖单一组件将使述及单数形式的“任何组件”的“第271(f)(2)节的适用空间变小”。因此,高院推翻该判决并将案件发回联邦巡回上诉法院重审。

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Daniel Kiang is an associate in the firm's Orange County office, with a focus on patent litigation.  Daniel earned his J.D. from the UCLA School of Law in 2015, where he was a...
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